Sentencia Proceso Danone contra marca NESTLE SVELTESSE BIO CALCIO

Id Cendoj: 28079130032006100393
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 4404/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
MARCA 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO"Arts. 12.1.a), 13.c) y 30 Ley de
Marcas (1988)Marca "Bio"; Danone
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.404/2004, interpuesto por DANONE , S.A., representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 27 de febrero de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 481/2.000, sobre concesión de marca número 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr.
Abogado del Estado, y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo.ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2.004 , desestimatoria del recurso promovido por Danone , S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de junio de 1.999 y 27 de abril de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se acuerda la inscripción de la marca nº 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO", de tipo mixto,para productos de la clase 29 del nomenclátor, que había sido solicitada por Société des Produits Nestlé,S.A.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de marzo de 2.004 , al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento
de los litigantes.
TERCERO.- La representación procesal de Danone , S.A. compareció en forma en fecha 17 de mayo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que articula en los
siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas;
- 2º, por infracción del artículo 13.c) de la misma Ley , y
- 3º, por infracción del artículo 12.1.a), también de la Ley de Marcas.Centro de Documentación Judicial
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Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se revoque y deje sin efecto la recurrida,
dictando una nueva por la que se deniegue la concesión de la marca numero 2.158.999.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 29 de septiembre de 2.005.
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Société des Produits Nestlé, S.A., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimando el recurso y
confirmando la recurrida.
QUINTO.- Por providencia de fecha 14 de julio de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de diciembre de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Danone , S.A. combate en este recurso de casación la Sentencia de 27 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó la impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.158.999
"Nestlé Sveltesse Bio Calcio" para leche y productos lácteos, en la clase 29. La Oficina Española de Patentes y Marcas había concedido la citada marca frente a la oposición de la entidad recurrente, que oponía su marca prioritaria nº 213.645, marca internacional para diversos productos de la citada clase 29.La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio con los siguientes razonamientos:
"TERCERO.- El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por « Danone , SA», contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos
componentes denominativos figuraba el término «Bio», y que son las siguientes: sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002 , que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de
julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca «Biosoy» número 554.620, siendo recurrente «
Danone , SA», y recurrido «Nutritión & Soja, SA»; sentencia de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 1993/1994 sobre
marca «Bio Clesa» número ..., siendo recurrente « Danone , SA», y recurrido «Clesa, SA»; sentencia de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre
de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca «Biomiko» donde fue recurrente « Danone , SA» y recurrido «Helados y Congelados, SA»; sentencia de 10 de abril de 2002 que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca
«Clesabio», donde fue recurrente « Danone , SA» y recurrido «Clesa, SA»; sentencia de 26 de marzo de 2002 que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca «Byoclesa», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido
«Clesa, SA»; sentencia de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca «Biosport», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Unión Industrial y Agro-Ganadera, SA»; sentencia de 5 de
diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca «Kalise Bio Natural», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Interglas, SA»; sentencia de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca «Biofrinat», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrida la Administración del Estado; sentencia de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca «Bio Celgan», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Celgan, SA»; sentencia de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca «Bio Miko», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Helados y Congelados, SA»; sentencia de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca «Biolarsa», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Lacto Agrícola Rodríguez, SA»; sentencia de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal
Centro de Documentación Judicial 2 Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca «Bio Lilac», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido don José S.P.
En la sentencia de fecha 10 de abril de 2002 , referida a la marca Clesabio, para distinguir productos
de la clase 29 del nomenclator, se resuelve la sobre su compatibilidad con la marca aquí contrastada, número 213.645, Bio, de la clase 29, que ampara productos como la mantequilla, queso, leche, y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas y generalmente todas las grasas alimentarias de origen animal o vegetal, en la que se recoge que la genericidad del término bio ha sido declarada en numerosas sentencias, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre,
2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 14 de febrero, 26 de marzo de 2002 , entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elemento de uso común, perteneciente al dominio
público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva, y niega que la marca aspirante pretenda aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes Bio Danone y Bio, remitiendo a las sentencias de 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 14 de febrero de 2002.El juicio sobre signos distintivos que incluyan el término Bio ha de hacerse a partir de la premisa de que dicho vocablo puede válidamente formar parte del mismo y será el nuevo conjunto denominativo en su integridad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
En el caso de autos no cabe apreciar riesgo de confusión entre la marca Nestlé Sveltesse Bio Calcio y la marca oponente Bio, pese a ir referidas las dos a productos iguales o semejantes de la misma clase. En
la primera el término Bio aparece acompañado por la denominación Nestlé y los vocablos Sveltesse y Calcio, referidos al producto concreto, identificando y dando sustantividad propia a un conjunto denominativo que presenta una diferenciación gráfica y fonética suficiente con la marca ya inscrita, que excluye el riesgo de confusión.
Procede, pues, desestimar el recurso." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se articula mediante tres motivos formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . El primero de ellos se basa en la alegación de infracción del artículo
30 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por desconocer los derechos de su marca prioritaria. El segundo se funda en la supuesta infracción del artículo 13.c) de la referida Ley , por aprovechamiento indebido de la reputación de la marca opuesta. Finalmente, en el tercer motivo se alega la infracción del artículo 12.1.1) del mismo texto legal, por no otorgar una protección reforzada a una marca notoria.
SEGUNDO.- Sobre el primer motivo, relativo a los derechos derivados de la prioridad de la marca opuesta.
Aduce la parte actora en este motivo que la Sentencia impugnada ha vulnerado claramente el artículo 30 de la Ley de Marcas al afirmar que el término "bio" no es susceptible de ser apropiado por nadie, sino que puede legítimamente formar parte de un signo distintivo constituido por varios elementos, y que habrá que estar a la distintividad de ese nuevo conjunto. Entiende la recurrente que esta tesis supondría desconocer lo establecido en el precepto cuya infracción alega, que confiere al titular de una marca registrada el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, y la marca "bio" es una marca perfectamente válida respecto a la que no se ha dictado sentencia que declare su nulidad, por lo que debe recibir la protección que le brinda su registro.
El motivo no puede prosperar, porque la argumentación de la Sentencia recurrida que combate es correcta. En efecto, los derechos registrales de las marcas inscritas dan lugar a las prohibiciones relativas
contempladas en el artículo 12 de la Ley de Marcas , prohibiciones que en si mismas no impiden la utilización de elementos denominativos o gráficos previamente utilizados por otras marcas, sino sólo la de aquellos signos idénticos o semejantes que puedan originar confusión o asociación respecto de productos
idénticos o similares. Y, tal como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la susceptibilidad de una marca para originar confusión o asociación con otra debe evaluarse no por la sola utilización de un elemento común, sino por una visión de conjunto de las marcas opuestas, con valoración de todos los elementos que
puedan integrar los respectivos signos distintivos (Sentencias de 19 de noviembre de 2.004 -RC
6.407/2.001- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 2.618/1.99 9-).
En el caso de autos y tal como señala la Sentencia de instancia, el registro prioritario "bio" no impide la utilización del mismo en otra marca, dado su carácter genérico no apropiable por nadie que ya hemos tenido ocasión de señalar (entre otras muchas, Sentencia de 14 de abril de 2.005 -RC 5.640/2.002 -). Pero Centro de Documentación Judicial 3 incluso aunque no tuviera ese rasgo de genericidad, la prohibición relativa del artículo 12 sólo entraría en juego si la marca que lo incluyera ocasionase, en una visión de conjunto de todos sus elementos, denominativos y gráficos, riesgo de confusión o asociación con la marca prioritaria. Así las cosas, al excluir por completo la Sala de instancia en el fundamento de derecho transcrito dicho riesgo entre las marcas
opuestas en este litigio, no es posible rechazar el registro de la solicitada, sin que por ello se desconozcan los derechos registrales a los que se refiere el artículo 30 de la Ley de Marcas que la parte actora invoca.
TERCERO.- Sobre el segundo motivo, referido a la protección de la reputación de la marca prioritaria.
Alega la entidad recurrente en este motivo que la marca prioritaria es una marca reputada, y que el hecho de que el término "bio" pudiera ser genérico no impide que su utilización suponga el aprovechamiento indebido de la marca prioritaria. Dicho aprovechamiento indebido puede producirse, afirma la actora, incluso
aunque no exista riesgo de confusión o asociación entre las empresas titulares de las marcas respectivas.
Tampoco puede prosperar el motivo. Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, el aprovechamiento de la reputación ajena presupone inexcusablemente la existencia de una cierta semejanza que suponga un mínimo riesgo de confusión o de asociación entre las marcas o sus empresas titulares, ya que sólo a partir
de la posibilidad de confundir o asociar dos productos puede uno de ellos aprovecharse de la reputación del otro. En el caso de autos existe sin duda una cierta semejanza, el común uso del elemento "bio", pero la misma es insuficiente para generar algún riesgo de asociación, al determinar la Sala la que el impacto global de la marca solicitada, con todos sus elementos gráficos y denominativos, excluye la confusión o asociación de las marcas en litigio.
Así pues, aunque es cierto que el aprovechamiento de la reputación ajena es algo en sí mismo distinto de la posibilidad de confusión o de asociación, para que pueda darse tal aprovechamiento debe existir por lo menos algún riesgo de asociación que permita a una marca obtener en el consumidor una acogida mayor que la que hubiera tenido de no ser por la previa existencia de la marca prioritaria. De esta manera, la utilización del elemento "bio", que además es inapropiable, en el contexto de una marca mixta cuyo efecto global no origina su asociación con la prioritaria, no supone el aprovechamiento indebido que denuncia la empresa recurrente.
CUARTO.- Sobre el motivo tercero, relativo a la protección de la notoriedad.
Aduce la parte actora que se ha conculcado el citado precepto por no haber otorgado a la marca prioritaria un plus de protección como consecuencia de su notoriedad. Tiene razón la actora cuando afirma que la comparación respecto de una marca notoria requiere un mayor grado de rigor en la misma, aunque tal exigencia deriva más del artículo 13.c) de la Ley marcaria, como precepto en el que se protege la reputación de las marcas prioritarias, que del 12, cuyo objeto es evitar el riesgo de confusión o asociación en sí mismo considerado. Por ello, en realidad se trata de una alegación que reitera en sustancia lo examinado en el motivo anterior, ya que el mayor rigor en la comparación se justifica por la protección de las marcas notorias o renombradas exigido por el citado artículo 13.c) de la Ley de Marcas. En cualquier caso el motivo debe ser rechazado por las mismas razones vistas en el anterior fundamento de derecho. En efecto, una vez que la Sala de instancia ha excluido de una manera plena el riesgo de confusión o de asociación en una comparación entre marcas atendido el efecto unitario y conjunto
de las mismas, no puede existir perjuicio de la notoriedad de la marca prioritaria ni aprovechamiento de su reputación en tanto que tal marca notoria (entre otras, Sentencia de 20 de julio de 2.004 -RC 2.213/2.00 1-).
QUINTO.- Conclusión y costas.
Al no prosperar ninguno de los tres motivos debemos desestimar el recurso de casación, con imposición de las costas causadas a la parte que lo ha sostenido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Danone , S.A. contra la sentencia de 27 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 481/2.000 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Centro de Documentación Judicial4 Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez- Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.-El Magistrado Excmo. Sr. D. Óscar González González votó en Sala y no pudo firmar.-Fernando Ledesma Bartret.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D.
EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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