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Resoluciones Intermedias
Demanda de Danone Chile Ltda. contra Soprole S.A.
(Acumulada a los autos Rol C N° 91-06.)
Causa Rol C Nº: 92/2006
Fecha de Ingreso 10 de Marzo de 2006
Estado Archivada
Demandantes Danone Chile Limitada
Demandados Sociedad de Productores de Leche S.A.
Mercados Elaboración de productos lácteos
Conductas Actos de competencia desleal
Abuso de posición de dominio: otros abusos
Resolución Intermedia
Con fecha 14 de Marzo de 2006
Resumen Confiere traslado de nueva demanda interpuesta. Uso de la marca Danone y otras.
Decisión Santiago, catorce de marzo de dos mil seis.
A fs. 10: A lo principal, por interpuesta la demanda; traslado por el término de 15 días hábiles. Notifíquese personalmente.
Al primer otrosí, ténganse por acompañados los documentos, con citación, dentro del término establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil; al segundo otrosí, no ha lugar, por ahora; al tercer otrosí, téngase presente; y al cuarto otrosí, téngase presente.
Póngase en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Ofíciese.
La parte demandante señalará un Ministro de Fe o receptor, a fin de ser designado por el Tribunal para notificar la demanda, a su costa.
Notifíquese por carta certificada a la parte demandante.
Rólese con N° 92-06 Contencioso.
Pronunciada por los Ministros señores Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic y Sr. Tomás Menchaca Olivares.
Demanda de Compagnie Gervais Danone contra Soprole S.A.
Causa Rol C Nº: 91/2006
Fecha de Ingreso 10 de Marzo de 2006
Estado Archivada
Demandantes Compagnie Gervais Danone
Demandados Sociedad de Productores de Leche S.A.
Mercados Elaboración de productos lácteos
Conductas Actos de competencia desleal
Abuso de posición de dominio: otros abusos
Resolución Intermedia
Con fecha 14 de Marzo de 2006
Resumen Confiere traslado de nueva demanda interpuesta. Uso de la marca Danone y otras.
Decisión Santiago, catorce de marzo de dos mil seis.
A fs. 43: A lo principal, por interpuesta la demanda; traslado por el término de 15 días hábiles. Notifíquese personalmente.
Al primer otrosí, ténganse por acompañados los documentos, bajo los apercibimientos que en cada caso se indican, dentro del término establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil; al segundo otrosí, no ha lugar, por ahora; y al tercer otrosí, téngase presente.
Póngase en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Ofíciese.
La parte demandante señalará un Ministro de Fe o receptor, a fin de ser designado por el Tribunal para notificar la demanda, a su costa.
Notifíquese por carta certificada a la parte demandante.
Rólese con N° 91-06 Contencioso.
Pronunciada por los Ministros señores Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic y Sr. Tomás Menchaca Olivares.
sábado, 20 de octubre de 2007
jueves, 18 de octubre de 2007
Demanda Grupo Leche Pascual S.A. contra Asociación Española de Fabricantes de Yogur y DANONE
Resolución Tribunal de Defensa de la Competencia, de 2 de Junio de 2004.
Expediente nº 607/04, Grupo Leche Pascual S.A. (GLP) contra Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) y la empresa Danone S.A. (DANONE)
Id. vLex: VLEX-AF375
SUMARIO:
ANTECEDENTES DE HECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
HA RESUELTO
ARTICULADO:
RESOLUCIÓN (Expte. r 607/04, Productos Lácteos)
Pleno
Excmos. Sres.:
Solana González, Presidente
Huerta Trolèz, Vicepresidente
Pascual y Vicente, Vocal
Comenge Puig, Vocal
Del Cacho Frago, Vocal
Torremocha García-Sáenz, Vocal
Conde Fernández-Oliva, Vocal
Cuerdo Mir, Vocal
Madrid, 2 de junio de 2004.
El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal), con la composición antedicha y siendo Ponente el Vocal Sr. Pascual y Vicente, dicta la siguiente Resolución en el expediente de recurso r 607/04 interpuesto por Grupo Leche Pascual S.A. (GLP) para impugnar el Acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia (Servicio) por el que archivó la denuncia de GLP contra la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) y la empresa Danone S.A. (DANONE) por conductas presuntamente prohibidas por la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
ANTECEDENTES DE HECHO
1. El 24 de febrero de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de recurso de GLP contra el Acuerdo del Servicio de 5 de febrero de 2004, por el que se archivó la denuncia de 6 de mayo de 2003 a que se ha hecho referencia en el encabezamiento.
2. El 25 de febrero de 2004 el Tribunal remite al Servicio copia del recurso y recaba su informe preceptivo y las actuaciones correspondientes. Al no constar en el Tribunal la fecha de notificación del Acuerdo, se pide también al Servicio que precise si el recurso ha sido interpuesto en plazo.
3. El 3 de marzo de 2004 tiene entrada en el Tribunal, procedente del Servicio, el mencionado informe, las actuaciones e indicación de que el recurso ha sido presentado dentro del plazo legal.
4. El 12 de marzo de 2004 el Tribunal dicta Providencia para ordenar la unión al expediente del informe y las actuaciones del Servicio, y que se ponga de manifiesto a los interesados el expediente durante un plazo común de 15 días para que puedan formular alegaciones y presentar documentos. En la misma Providencia se designa Ponente.
5. El plazo de alegaciones es posteriormente prorrogado a petición de parte.
6. El 7 de abril de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de alegaciones de GLP con anexos, que concluye solicitando la estimación del recurso.
7. El 26 de abril de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de alegaciones de AEFY con anexos, que concluye solicitando la desestimación del recurso.
8. El 27 de abril de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de alegaciones de DANONE con anexos, que concluye solicitando la desestimación del recurso y que se declaren confidenciales respecto de terceros sus anexos 1, 2, 3 y 6.
9. El Pleno del Tribunal delibera y falla este expediente de recurso en su sesión del 19 de mayo de 2004.
10. Son interesados:
- Grupo Leche Pascual S.A.
- Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos.
- Danone S.A.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El presente expediente se refiere al recurso formulado por GLP el 24 de febrero de 2004 y tiene por objeto determinar si es o no conforme a Derecho el Acuerdo del Servicio de 5 de febrero de 2004 por el que se archivó la denuncia de 6 de mayo de 2003.
2. GLP, que fabrica yogures pasteurizados, había denunciado a AEFY y a DANONE. La denuncia a AEFY fue por vulneración del art. 1 LDC mediante dos conductas supuestamente prohibidas:
1)denigrar públicamente los yogures pasteurizados y difundir propiedades supuestamente beneficiosas de los no pasteurizados;
2) negarse a admitir a GLP como miembro de AEFY porque no produce yogures sin pasteurizar. La denuncia a DANONE fue por vulneración de los arts. 6 y 7 LDC, mediante una conducta consistente en hacer publicidad supuestamente denigratoria de los yogures pasteurizados, desde una posición de dominio en el mercado del yogur sin pasteurizar.
3. El Servicio abre una información reservada y acuerda archivar la denuncia porque concluye que:
a) no aprecia indicios de que la negativa de AEFY a aceptar como miembro a GLP vulnere el art. 1 LDC;
b) los actos publicitarios de AEFY denunciados no pueden ser calificados como denigratorios para los yogures pasteurizados pues se limitan a exponer opiniones acerca de las características de ambos tipos de yogur;
c) en la publicidad de DANONE, no se aprecian indicios de denigración de los yogures pasteurizados que vulneren la Ley de Competencia Desleal.
d) no se aprecian indicios racionales de abuso de posición dominante en la conducta de DANONE. En su posterior informe, el Servicio se reafirma en su posición y hace notar que, sin denigración de los yogures pasteurizados en la publicidad de AEFY y DANONE y no siendo adecuada la sede de las Autoridades de competencia para dirimir si los Estatutos de la AEFY han vulnerado el Derecho de asociación, procede desestimar la pretensión de la recurrente.
4. GLP corrobora en el recursoel contenido de su denuncia y solicita del Tribunal que deje sin efecto el Acuerdo impugnado e interese del Servicio la tramitación de un expediente en relación con las infracciones denunciadas. La recurrente alega que el Servicio, en la informaciónreservada practicada, recopiló abundante documentación de las denunciadas que, manteniendo confidencial, ha utilizado para fundamentar su decisión de archivo. GLP sostiene que un pronunciamiento sobre el fondo del asunto como el realizado por el Servicio hubiera exigido el sometimiento de toda la información manejada a la contradicción de las partes en el marco de un expediente que debería haberse incoado para el debido esclarecimiento de las conductas denunciadas. GLP reitera su solicitud de que el Tribunal inste del Servicio la apertura de un expediente que permita a todas las partes examinar y valorar, en un proceso contradictorio, las informaciones y documentos que el Servicio haya de considerar para pronunciarse definitivamente sobrelas conductas denunciadas.
5. AEFY rechaza en su escrito de alegaciones las acusaciones de GLP y solicita la desestimación del recurso. Hace constar que su publicidad tenía una finalidad meramente informativa, sin propósito ni resultado denigratorio, y que su rechazo a admitir como miembro a la denunciante fue mera consecuencia de que AEFY es una asociación sólo de fabricantes de yogur fresco, lo que no es el caso de GLP que, de yogures, únicamente fabrica los pasteurizados.
6. DANONE, por su parte, rechaza la acusación de GLP y solicita la desestimación del recurso, sosteniendo que no ha realizado ningún acto desleal ni ha cometido abuso alguno de posición dominante. Con su escrito de alegaciones, que tiene entrada en el Tribunal el 27 de abril de 2004, aporta ciertas informaciones y solicita para algunas de ellas un tratamiento confidencial respecto de terceros. En concreto, pide la confidencialidad para los anexos 1, 2, 3 y 6.
7. La Ley de Defensa de la Competencia faculta, en su art. 36.3, al Servicio para que pueda instruir una información reservada antes de resolver la iniciación de un expediente sancionador, cuando tenga noticia de la posible existencia de una infracción. Y, en el mismo artículo, establece que, cuando el Servicio considere que no hay indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, podrá no iniciar el procedimiento y acordar el archivo de las actuaciones.
8. Es decir, la LDC dota al trámite de la información reservada de una cierta flexibilidad con el fin de que el Servicio pueda servirse del mismo como instrumento preliminar y sumario de análisis para poder archivar ciertas denuncias infundadas. Pero esta misma flexibilidad lleva inherente que su ejercicio deba practicarse con suma prudencia, porque la información reservada no puede nunca ser utilizada por el Servicio como un sucedáneo abreviado y sin contradicción del expediente sancionador.
9. La información reservada ha de llevarse a cabo con la finalidad de obtener verosimilitud sobre los hechos denunciados y ciertos indicios de que estos hechos puedan contravenir la LDC. De ahí que, si de una información reservada se deduce que los hechos denunciados son inverosímiles o que, aún verosímiles, no presentan indicios de contravenir la LDC, elServicio pueda archivar la denuncia sin incoar expediente. Ahora bien, si de la información reservada se deduce que los hechos denunciados han tenido lugar y que puede haber indicios de contravención de la LDC, entonces el Servicio no tiene más remedio que abrir un expediente para esclarecer, con todas las garantías del procedimiento contradictorio legalmente previsto, si los hechos denunciados constituyen infracción. A la finalización del expediente, y sólo entonces, estará el Servicio en condiciones de inculpar a los denunciados y hacer la debida propuesta de sanción al Tribunal o, alternativamente, de proceder al sobreseimiento del expediente si su conclusión es que los hechos probados no constituyen vulneración alguna de la LDC.
10. Enel presente caso, el Servicio ha constatado en la información reservada que los hechos denunciados son ciertos y también ciertos barruntos de vulneración de la LDC, que fue lo que despertó su interés investigador, que llevó adelante de modo nada superficial por cierto, como se deduce de la lectura de los tres tomos en que se concreta la información reservada, de los cuales a uno otorgó carácter confidencial. El Servicio llegó incluso a examinar los argumentos aportados por denunciante y denunciados. Y, al final, sin contradicción de las partes, que no pudo haberla por haberse seguido únicamente el trámite de la información reservada, el Servicio decidió el archivo.
11. En estas circunstancias, la conclusión a que este Tribunal llega es queel Servicio debió abrir un expediente en el momento mismo en que se puso a analizar los argumentos que le suministraron las partes en la información reservada: había certeza en los hechos y podían existir indicios de vulneración; era bastante para la incoación de un expediente.
12. Por todo lo cual, y sin prejuicio alguno acerca de los resultados a que pueda llegar el Servicio tras su completa indagación, procede que el Tribunal interese de aquél la incoación de un expediente en cuyo marco continúe la investigación, esta vez dentro un procedimiento sometido a contradicción, cual es el previsto en la LDC. Lo cual implica, lógicamente, que el Tribunal haya de estimar el recurso.
13. En cuanto a la información para la que DANONE solicita la confidencialidad, el Tribunal considera que debe desglosarse del expediente y ser devuelta a su origen por entender que la misma merece, en efecto, la calificación de secretos del negocio y, además, resulta innecesaria para resolver este expediente de recurso.
14. Contra esta Resolución no cabe recurso contencioso-administrativo porque la misma no da fin al expediente sino que, por el contrario, ordena que se reabra, y no produce indefensión porque tanto ante el Servicio, primero, como ante el Tribunal, después, los interesados podrán hacer las alegaciones que estimen oportunas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Tribunal
HA RESUELTO
Primero: Estimar el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia de 5 de febrero de 2004, de archivo de la denuncia formulada el 6 de mayo de 2003 por Grupo Leche Pascual S.A contra la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos y Danone S.A. por conductas supuestamente prohibidas por los arts. 1 y 6 LDC.
Segundo: Interesar del Servicio de Defensa de la Competencia la apertura de un expediente para, a los efectos oportunos, esclarecer si los hechos denunciados constituyen conductas prohibidas por la LDC.
Tercero: Disponer que los anexos 1, 2, 3 y 6 al escrito de alegaciones de Danone S.A. que tiene entrada en este Tribunal el 27 de abril de 2004 se desglosen de este expediente y sean devueltos por la Secretaría a su procedencia.
Comuníquese esta Resolución al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, pudiéndose interponer, en su momento, únicamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución del Tribunal que dé fin al expediente.
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Expediente nº 607/04, Grupo Leche Pascual S.A. (GLP) contra Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) y la empresa Danone S.A. (DANONE)
Id. vLex: VLEX-AF375
SUMARIO:
ANTECEDENTES DE HECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
HA RESUELTO
ARTICULADO:
RESOLUCIÓN (Expte. r 607/04, Productos Lácteos)
Pleno
Excmos. Sres.:
Solana González, Presidente
Huerta Trolèz, Vicepresidente
Pascual y Vicente, Vocal
Comenge Puig, Vocal
Del Cacho Frago, Vocal
Torremocha García-Sáenz, Vocal
Conde Fernández-Oliva, Vocal
Cuerdo Mir, Vocal
Madrid, 2 de junio de 2004.
El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal), con la composición antedicha y siendo Ponente el Vocal Sr. Pascual y Vicente, dicta la siguiente Resolución en el expediente de recurso r 607/04 interpuesto por Grupo Leche Pascual S.A. (GLP) para impugnar el Acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia (Servicio) por el que archivó la denuncia de GLP contra la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) y la empresa Danone S.A. (DANONE) por conductas presuntamente prohibidas por la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
ANTECEDENTES DE HECHO
1. El 24 de febrero de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de recurso de GLP contra el Acuerdo del Servicio de 5 de febrero de 2004, por el que se archivó la denuncia de 6 de mayo de 2003 a que se ha hecho referencia en el encabezamiento.
2. El 25 de febrero de 2004 el Tribunal remite al Servicio copia del recurso y recaba su informe preceptivo y las actuaciones correspondientes. Al no constar en el Tribunal la fecha de notificación del Acuerdo, se pide también al Servicio que precise si el recurso ha sido interpuesto en plazo.
3. El 3 de marzo de 2004 tiene entrada en el Tribunal, procedente del Servicio, el mencionado informe, las actuaciones e indicación de que el recurso ha sido presentado dentro del plazo legal.
4. El 12 de marzo de 2004 el Tribunal dicta Providencia para ordenar la unión al expediente del informe y las actuaciones del Servicio, y que se ponga de manifiesto a los interesados el expediente durante un plazo común de 15 días para que puedan formular alegaciones y presentar documentos. En la misma Providencia se designa Ponente.
5. El plazo de alegaciones es posteriormente prorrogado a petición de parte.
6. El 7 de abril de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de alegaciones de GLP con anexos, que concluye solicitando la estimación del recurso.
7. El 26 de abril de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de alegaciones de AEFY con anexos, que concluye solicitando la desestimación del recurso.
8. El 27 de abril de 2004 tiene entrada en el Tribunal un escrito de alegaciones de DANONE con anexos, que concluye solicitando la desestimación del recurso y que se declaren confidenciales respecto de terceros sus anexos 1, 2, 3 y 6.
9. El Pleno del Tribunal delibera y falla este expediente de recurso en su sesión del 19 de mayo de 2004.
10. Son interesados:
- Grupo Leche Pascual S.A.
- Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos.
- Danone S.A.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El presente expediente se refiere al recurso formulado por GLP el 24 de febrero de 2004 y tiene por objeto determinar si es o no conforme a Derecho el Acuerdo del Servicio de 5 de febrero de 2004 por el que se archivó la denuncia de 6 de mayo de 2003.
2. GLP, que fabrica yogures pasteurizados, había denunciado a AEFY y a DANONE. La denuncia a AEFY fue por vulneración del art. 1 LDC mediante dos conductas supuestamente prohibidas:
1)denigrar públicamente los yogures pasteurizados y difundir propiedades supuestamente beneficiosas de los no pasteurizados;
2) negarse a admitir a GLP como miembro de AEFY porque no produce yogures sin pasteurizar. La denuncia a DANONE fue por vulneración de los arts. 6 y 7 LDC, mediante una conducta consistente en hacer publicidad supuestamente denigratoria de los yogures pasteurizados, desde una posición de dominio en el mercado del yogur sin pasteurizar.
3. El Servicio abre una información reservada y acuerda archivar la denuncia porque concluye que:
a) no aprecia indicios de que la negativa de AEFY a aceptar como miembro a GLP vulnere el art. 1 LDC;
b) los actos publicitarios de AEFY denunciados no pueden ser calificados como denigratorios para los yogures pasteurizados pues se limitan a exponer opiniones acerca de las características de ambos tipos de yogur;
c) en la publicidad de DANONE, no se aprecian indicios de denigración de los yogures pasteurizados que vulneren la Ley de Competencia Desleal.
d) no se aprecian indicios racionales de abuso de posición dominante en la conducta de DANONE. En su posterior informe, el Servicio se reafirma en su posición y hace notar que, sin denigración de los yogures pasteurizados en la publicidad de AEFY y DANONE y no siendo adecuada la sede de las Autoridades de competencia para dirimir si los Estatutos de la AEFY han vulnerado el Derecho de asociación, procede desestimar la pretensión de la recurrente.
4. GLP corrobora en el recursoel contenido de su denuncia y solicita del Tribunal que deje sin efecto el Acuerdo impugnado e interese del Servicio la tramitación de un expediente en relación con las infracciones denunciadas. La recurrente alega que el Servicio, en la informaciónreservada practicada, recopiló abundante documentación de las denunciadas que, manteniendo confidencial, ha utilizado para fundamentar su decisión de archivo. GLP sostiene que un pronunciamiento sobre el fondo del asunto como el realizado por el Servicio hubiera exigido el sometimiento de toda la información manejada a la contradicción de las partes en el marco de un expediente que debería haberse incoado para el debido esclarecimiento de las conductas denunciadas. GLP reitera su solicitud de que el Tribunal inste del Servicio la apertura de un expediente que permita a todas las partes examinar y valorar, en un proceso contradictorio, las informaciones y documentos que el Servicio haya de considerar para pronunciarse definitivamente sobrelas conductas denunciadas.
5. AEFY rechaza en su escrito de alegaciones las acusaciones de GLP y solicita la desestimación del recurso. Hace constar que su publicidad tenía una finalidad meramente informativa, sin propósito ni resultado denigratorio, y que su rechazo a admitir como miembro a la denunciante fue mera consecuencia de que AEFY es una asociación sólo de fabricantes de yogur fresco, lo que no es el caso de GLP que, de yogures, únicamente fabrica los pasteurizados.
6. DANONE, por su parte, rechaza la acusación de GLP y solicita la desestimación del recurso, sosteniendo que no ha realizado ningún acto desleal ni ha cometido abuso alguno de posición dominante. Con su escrito de alegaciones, que tiene entrada en el Tribunal el 27 de abril de 2004, aporta ciertas informaciones y solicita para algunas de ellas un tratamiento confidencial respecto de terceros. En concreto, pide la confidencialidad para los anexos 1, 2, 3 y 6.
7. La Ley de Defensa de la Competencia faculta, en su art. 36.3, al Servicio para que pueda instruir una información reservada antes de resolver la iniciación de un expediente sancionador, cuando tenga noticia de la posible existencia de una infracción. Y, en el mismo artículo, establece que, cuando el Servicio considere que no hay indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, podrá no iniciar el procedimiento y acordar el archivo de las actuaciones.
8. Es decir, la LDC dota al trámite de la información reservada de una cierta flexibilidad con el fin de que el Servicio pueda servirse del mismo como instrumento preliminar y sumario de análisis para poder archivar ciertas denuncias infundadas. Pero esta misma flexibilidad lleva inherente que su ejercicio deba practicarse con suma prudencia, porque la información reservada no puede nunca ser utilizada por el Servicio como un sucedáneo abreviado y sin contradicción del expediente sancionador.
9. La información reservada ha de llevarse a cabo con la finalidad de obtener verosimilitud sobre los hechos denunciados y ciertos indicios de que estos hechos puedan contravenir la LDC. De ahí que, si de una información reservada se deduce que los hechos denunciados son inverosímiles o que, aún verosímiles, no presentan indicios de contravenir la LDC, elServicio pueda archivar la denuncia sin incoar expediente. Ahora bien, si de la información reservada se deduce que los hechos denunciados han tenido lugar y que puede haber indicios de contravención de la LDC, entonces el Servicio no tiene más remedio que abrir un expediente para esclarecer, con todas las garantías del procedimiento contradictorio legalmente previsto, si los hechos denunciados constituyen infracción. A la finalización del expediente, y sólo entonces, estará el Servicio en condiciones de inculpar a los denunciados y hacer la debida propuesta de sanción al Tribunal o, alternativamente, de proceder al sobreseimiento del expediente si su conclusión es que los hechos probados no constituyen vulneración alguna de la LDC.
10. Enel presente caso, el Servicio ha constatado en la información reservada que los hechos denunciados son ciertos y también ciertos barruntos de vulneración de la LDC, que fue lo que despertó su interés investigador, que llevó adelante de modo nada superficial por cierto, como se deduce de la lectura de los tres tomos en que se concreta la información reservada, de los cuales a uno otorgó carácter confidencial. El Servicio llegó incluso a examinar los argumentos aportados por denunciante y denunciados. Y, al final, sin contradicción de las partes, que no pudo haberla por haberse seguido únicamente el trámite de la información reservada, el Servicio decidió el archivo.
11. En estas circunstancias, la conclusión a que este Tribunal llega es queel Servicio debió abrir un expediente en el momento mismo en que se puso a analizar los argumentos que le suministraron las partes en la información reservada: había certeza en los hechos y podían existir indicios de vulneración; era bastante para la incoación de un expediente.
12. Por todo lo cual, y sin prejuicio alguno acerca de los resultados a que pueda llegar el Servicio tras su completa indagación, procede que el Tribunal interese de aquél la incoación de un expediente en cuyo marco continúe la investigación, esta vez dentro un procedimiento sometido a contradicción, cual es el previsto en la LDC. Lo cual implica, lógicamente, que el Tribunal haya de estimar el recurso.
13. En cuanto a la información para la que DANONE solicita la confidencialidad, el Tribunal considera que debe desglosarse del expediente y ser devuelta a su origen por entender que la misma merece, en efecto, la calificación de secretos del negocio y, además, resulta innecesaria para resolver este expediente de recurso.
14. Contra esta Resolución no cabe recurso contencioso-administrativo porque la misma no da fin al expediente sino que, por el contrario, ordena que se reabra, y no produce indefensión porque tanto ante el Servicio, primero, como ante el Tribunal, después, los interesados podrán hacer las alegaciones que estimen oportunas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Tribunal
HA RESUELTO
Primero: Estimar el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia de 5 de febrero de 2004, de archivo de la denuncia formulada el 6 de mayo de 2003 por Grupo Leche Pascual S.A contra la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos y Danone S.A. por conductas supuestamente prohibidas por los arts. 1 y 6 LDC.
Segundo: Interesar del Servicio de Defensa de la Competencia la apertura de un expediente para, a los efectos oportunos, esclarecer si los hechos denunciados constituyen conductas prohibidas por la LDC.
Tercero: Disponer que los anexos 1, 2, 3 y 6 al escrito de alegaciones de Danone S.A. que tiene entrada en este Tribunal el 27 de abril de 2004 se desglosen de este expediente y sean devueltos por la Secretaría a su procedencia.
Comuníquese esta Resolución al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, pudiéndose interponer, en su momento, únicamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución del Tribunal que dé fin al expediente.
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martes, 16 de octubre de 2007
Sentencia Proceso DANONE contra marca ELEA BIO
Id Cendoj: 28079130032005100045
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3275/2002
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Tipo de Resolución: Sentencia
Voces:
• PROPIEDAD INDUSTRIAL
• MARCAS INTERNACIONALES
• INSCRIPCION REGISTRAL
• PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES
Resumen:
MARCA "ELEA BIO" (GRÁFICA). ARTÍCULO 12.1 a) DE LA LEY DE MARCAS.
INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES Y GARANTÍA DE LA COMPETENCIA EMPRESARIAL. COMPATIBILIDAD DE
MARCAS: JUICIO DE RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD. VALORACIÓN DEL GRADO DE
SEMEJANZA DENOMINATIVA Y GRÁFICA. PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN ENTRE EL GRADO
DE SIMILITUD DE LAS MARCAS ENFRENTADAS Y LA SEPARACIÓN DE LOS ÁMBITOS
APLICATIVOS. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. RECURSO DE CASACIÓN: NATURALEZA
EXTRAORDINARIA: INTERDICCIÓN DE ALTERAR LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS
REALIZADOS POR LA SALA DE INSTANCIA. ARTÍCULO 13 c) LEY DE MARCAS. PROTECCIÓN
REGISTRAL REFORZADA DE LA MARCA NOTORIA. ARTÍCULO 1 LEY DE MARCAS.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Febrero de dos mil cinco.
VISTO el recurso de casación número 3275/2002, interpuesto por el Procurador D. José Manuel
Villasante García, en nombre y representación de Entidad Mercantil DANONE , S.A., con la asistencia de
Letrado, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo
64/1998 , seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de noviembre de
1997, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la resolución precedente de 21 de marzo de
1997, que concedió la marca internacional número 638.592 "ELEA BIO", para amparar productos de la clase
29, y la denegó para amparar productos de las clases 30 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha
sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del
Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 64/1998, la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 31
de enero de 2002 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLO: En atención a lo expuesto la Sala ha decidido
desestimar la demanda interpuesta por la entidad DANONE , S.A. contra las resoluciones de la Oficina
Española de Patentes y Marcas recogidas en el fundamento jurídico primero. Sin costas.».SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad DANONE ,
S.A. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de abril de 2002 que,
al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Centro de Documentación Judicial
1
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma
ante este Tribunal Supremo y, con fecha 31 de mayo de 2002, presentó escrito de interposición del recurso
de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el
siguiente SUPLICO: «Que tenga por presentado este escrito, con sus copias y el oportuno poder, se sirva
tener por formalizado en tiempo y forma, recurso de casación al amparo de la letra d) del apartado 1 del
artículo 88 Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley 29/1998 , contra la Sentencia
de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 31/01/02 , en el recurso contencioso nº 64/98 interpuesto contra la decisión que concedió la marca nº
638.592 "ELEA BIO" y, previa la tramitación legal pertinente, se sirva declarar admitido el recurso respecto a
los motivos en él indicados y, en su día, con estimación de dichos motivos, dictar sentencia casando la
Sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la
solicitud de la marca nº 638.592 "ELEA BIO" y comunicando dicha denegación a la OEPM.».
CUARTO.- La Sala, por providencia de fecha 5 de diciembre de 2003, admitió el recurso de casación.
QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 28 de enero de 2004 se acordó entregar copia del
escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito
presentado el día 3 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y
concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite
de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al
recurrente.».
SEXTO.- Por providencia de fecha 12 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al
Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8
de febrero de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de 2002
, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil DANONE , S.A.,
contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de noviembre de 1997, que
desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 21 de marzo 1997, que acordó
la concesión a la Entidad SOCIÉTÉ ANONYME DES MARCHÉS USINES-AUCHAN (S.A.M.U.-AUCHAN) de
la marca internacional número 638.592 "ELEA BIO" con gráfico, para distinguir los productos reivindicados
de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la denegación en las clases 30 y 32.
SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca
internacional aspirante número 638.592 "ELEA BIO" con gráfico, para productos de la clase 29, con la
marca internacional oponente número 213.645 "BIO", para productos de la clase 29, y con la marca nacional
oponente número 720.742 "BIO", que distingue productos de la clase 31, que se consideran suficientes para
que no se produzca confusión en el consumidor medio, en razón de la fuerza distintiva del vocablo "ELEA",
en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al apreciar
disparidades denominativa y gráfica, en la motivación que se advierte en los fundamentos jurídicos tercero y
cuarto en los siguientes términos:
«Es evidente, como ponen de manifiesto las tres partes de este proceso, la disparidad de
resoluciones tanto administrativas como judiciales que se han dictado en relación con la marca BIO
señalada y su posible legal convivencia con. otras más o menos parecidas: sin que pueda olvidarse
tampoco que el Tribunal Supremo en una reiterada doctrina (recogida en su reciente sentencia de 10 de
abril de 2001 dictada en el recurso de casación 520/1994 ) ha venido considerando que el vocablo BIO,
procedente del griego BIOS=VIDA, tiene naturaleza genérica, de uso común, por lo que es un término no
susceptible de ser apropiado por nadie en exclusiva.
Por lo que respecta a esta Sala y Sección nunca se ha cuestionado tal genericidad respecto al
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sentido etimológico de la palabra pero hemos manifestado en repetidas ocasiones que la marca BIO en el
sector de los productos lácteos ha alcanzado una amplia notoriedad; ahondado en el tema es preciso
señalar que, como ha quedado acreditado en virtud de la documental acompañada y de las sentencias
civiles facilitadas, la entidad DANONE , S.A. ha efectuado desde finales de los años ochenta una notable
inversión publicitaria hasta el punto de que la expresión "BIO" en el sector lácteo se asocia a un producto
lácteo fermentado con bífidus activo, y en este sentido no puede decirse en modo alguno que se trate de
aquel término genérico señalado por la Jurisprudencia; en todo caso será una indicación que hoy en día
sirve habitual o usualmente para designar un tipo de productos, pero esta realidad se debe a la actuación
empresarial de DANONE S.A., que sobre una marca solicitada en 1958 y concedida en 1978 sin que tuviera
entonces tal trascendencia, ha conseguido la notoriedad de que goza actualmente.
Además de lo dicho, compartimos el criterio manifestado por las Secciones tercera y cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sus sentencias de 30-1-99
(recurso 2088/95) y 20-10-98 ( 1565/96 ) respectivamente, en las que, tras señalar que la palabra BIO en
una raíz etimológicamente griega, significativa de vida, como tal genérica y por tanto no susceptible de
acaparación, se añade que, una vez inscrita en solitario, bajo la marca n° 213.645, " ninguna otra marca
puede reproducida también en solitario o, lo que es igual, . acompañada de una expresión o eslogan
prácticamente intranscendente en su efecto distintivo, puesto que no tendría eficacia dilusiva del significado
de la palabra repetida. A ello ha de añadirse, siguiendo la orientación jurisprudencial, la pauta de
comportamiento colectivo consistente en abreviar denominaciones compuestas reduciéndolas a su término
más significativo, que en este caso sería el vocablo BIO, que en su sola expresión tiene una gran notoriedad
que obliga a la más cuidadosa distancia distintiva".
Pues bien, esta misma doctrina ha llevado al Tribunal que suscribe a rechazar las marcas BlOCAO,
BIOCASE, COMME BIO, BI02 O BIOTRES, entre otras.
Lo expuesto debe ceñirse a la marca n° 213.645 para clase 29 (leche y otros productos lácteos), no a
la nº 720.792, clase 31, de la que no puede predicarse tal notoriedad.
Pues bien, frente a los antiguos arts. 124 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial que centraban
la prohibición de un registro nuevo en la identidad total fonética o gráfica con una marca anterior y hacían
servir la identidad de campo aplicativo sólo de elemento matizador en los casos de semejanza de los
aspectos acústico o visual, la actual normativa basa la interdicción de un nuevo signo no sólo en que sea
idéntico o semejante fonética o gráfica o conceptual mente con otro precedente, sino también en que los
productos o servicios a los que designe sean idénticos o similares, como se desprende del sentido literal del
art. 12.1. a) de la Ley de Marcas 32/88 ; en consecuencia, para rechazar un signo como nueva marca deben
concurrir las dos semejanzas o identidades; la gráfica, fonética o conceptual, que podríamos llamar
denominativa, y la aplicativa; sólo con que una de ellas no se aprecie, el nuevo signo deberá admitirse, se
observa así que la Ley vigente recoge un criterio más amplio y abierto que la anterior, facilitando la
accesibilidad registral en consonancia con el principio constitucional de libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado.
En definitiva de lo que se trata, en última instancia, es de evitar la coexistencia de signos que
induzcan a confusión al consumidor medio por el riesgo de asociación que conlleven, al poder hacer creer
que los productos que amparan provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas.
En el caso que contemplamos la marca concedida ELEA BIO, respecto de la marca BIO n° 720.742,
por más que los ámbitos aplicativos pudieran estar relacionados, guardan suficientes diferencias, pues el
diseño de la primera provoca una impresión en quien la observa que no produce en modo alguno la marca
"BIO", siendo prevalente el término "ELEA" dibujado a grandes rasgos y situado encima del "BIO", de forma
que es realmente aquel el que da carácter a la marca y le concede peculiaridad. La misma consideración
podemos hacer ,respecto de la marca n° 213.645. "BIO", pues si bien con esta se da coincidencia de ámbito
aplicativo, siguiendo la doctrina sentada en el fundamento tercero, las diferencias o disparidades se
consideran suficientes para que no se produzca confusión en el consumidor medio. Distinto será, como ya
hemos indicado en otras sentencias, que en la comercialización de la. marca "ELEA BIO" está se
reproduzca sobre los productos en un contexto que implique copia o imitación o evocación de la precedente
BIO, pero esta circunstancia es ajena a la que aquí nos ocupa (inscripción de signos en el Registro de la
Propiedad Industrial) y tiene su adecuado tratamiento en el art. 36 de la repetida Ley de Marcas , debiendo
dilucidarse ante la Jurisdicción Civil.».
TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.Centro de Documentación Judicial
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El recurso de casación se articula en dos motivos, exponiéndose en la formulación del primer motivo,
que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, que la sentencia de la
Sala de instancia infringe los artículos 1, 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas. La infracción del artículo 13 c)
de la Ley de Marcas descansa en la argumentación de que la Sala de instancia inaplica la prohibición
establecida en este precepto al no tomar en consideración que la marca internacional obstaculizadora
número 213.654 "BIO" goza de un gran conocimiento en el mercado y de reputación, según ha referido la
jurisprudencia de la Sala Primera y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Se aduce, además, en defensa de esta pretensión casacional, que la sentencia infringe el artículo
12.1 a) de la Ley de Marcas , al no apreciar la Sala la semejanza denominativa entre las marcas
enfrentadas, que presentan el mismo elemento común y principal "BIO" ni tomar en consideración las
semejanzas aplicativas concurrentes y de asociación, sobre el origen empresarial común de los productos
que distinguen, entre los consumidores.
En relación con la infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas , se alega que la marca aspirante
carece de la aptitud distintiva necesaria por cuanto no sirve para diferenciar sus productos de los que
distingue la marca prioritaria de titularidad de la Entidad Mercantil DANONE , S.A.
El segundo motivo de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , censura que la sentencia de la Sala de
instancia infringe la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate al desconocer la
doctrina jurisprudencial que emana de las sentencias de la jurisdicción civil que reconocen la notoriedad de
la marca internacional 213.645 "BIO", así como las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa
que deniegan la inscripción de las marcas que se aprecian incompatibles por utilizar el vocablo "BIO", las
sentencias que declaran inadmisibles las marcas que se limitan a añadir vocablos a marcas ya registradas y
las sentencias que establecen que cuando hay identidad aplicativa se impone un mayor rigor comparativo
entre las marcas en conflicto.CUARTO.- Sobre el primer y segundo motivos de casación.
Procede rechazar la prosperabilidad del primer y segundo motivos de casación articulados por
infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables, que por su conexión deben ser
examinados conjuntamente, porque cabe apreciar que la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recurrida, ha realizado una
interpretación aplicativa razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ,
que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o
semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar
productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de
asociación de la marca anterior, que se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala.
Cabe compartir el criterio jurídico expresado por la sentencia recurrida que, del análisis comparativo
entre las marcas enfrentadas, desde una visión global o de conjunto, la marca aspirante número 638.592
"ELEA BIO" (con gráfico), que ampara productos de la clase 29 "huevos, leche, productos lácteos,
mantequilla, crema (productos lácteos), quesos, requesón, yogures; bebidas lácteas donde la leche
predomina, grasas comestibles, margarina, todos los productos incluidos en la agricultura biológica" (oeufs,
lait, produits laitiers, beurre, crème (produits laitiers); fromages; petit-lait, yaourts; boissons lactées où le lait
prédomine; graisses comestibles, margarine, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique), y las
marcas obstaculizadoras número 213.645 "BIO", que ampara productos de la clase 29 "leche y otros
productos lácteos", y con la marca nacional número 720.741 "BIO", de la clase 31, aprecia la relevancia
distintiva porque existen suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas por la utilización del
término "ELEA", acompañado de un grafismo característico, que distingue la marca aspirante.
La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 29 y amparen productos
relacionados con el sector de los productos lácteos, no impide su convivencia pacífica ya que el grado de
diferenciación denominativa, fonética y gráfica compensa la coincidencia entre las áreas comerciales en que
se distribuyen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que
entre los consumidores relevantes, que adquieren productos lácteos y sus derivados, no pueda suscitarse
riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común y la calidad de los productos
ofrecidos.
Debe recordarse a este respecto, como se refiere en la sentencia de 17 de diciembre de 2003 (RC
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11635/1998 ), que esta Sala ha rechazado reiteradamente la tesis de la falta de genericidad del término
"BIO", y ha ratificado su condición de signo marcario vinculado a otros vocablos o términos de conformidad
con el artículo 1 de la Ley de Marcas: «En numerosas sentencias hemos sostenido, en síntesis, que el
vocablo o partícula "BIO" (denomínese prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es
susceptible de apropiación por nadie de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de
fantasía que lo integren junto con otro u otros términos. El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo
ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "BIO" en cuanto tal, puede válidamente formar parte de
un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en
cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.».
La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ,
por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad
con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio
rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su
consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política
empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como
advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las
marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual
y relación en los campos aplicativos de los productos o servicios reivindicados, esta Sala no sólo atiende a
asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las
transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los
derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios,
permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia
empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque
debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la
apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales
aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en
relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un
carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de
semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples
y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan
casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza,
el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".
La conclusión que acoge la sentencia recurrida se revela conforme a la doctrina de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C.
553/1996 ), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en
las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador
de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:
«a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer
declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera
individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no
tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación
de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las
múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia
tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla
semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa
virtualidad.
b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la
que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la
que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y
semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.
c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la
presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas
cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar
el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .
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d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo
alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo
haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que
sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos».
La aplicación del principio de especialidad, que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del
Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición
general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista
identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente
solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los
que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya
registrado o solicitado", requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la
Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance
de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos,
que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para
fundamentar la pretensión de nulidad, que se resuelve en este supuesto de forma motivada en la sentencia
de la Sala de instancia sometida a revisión casacional.
La Sala ha aplicado en este supuesto razonablemente la prescripción establecida en el apartado c)
del artículo 13 de la Ley de Marcas , que refiere que no podrán registrarse como marcas los signos o
medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos medios registrales,
tendente a evitar el registro de marcas que pretendan obtener sin justa causa una ventaja desleal del
carácter distintivo de tales marcas, al apreciar que la notoriedad de la que goza la marca "BIO" de titularidad
registral de DANONE , S.A., sólo puede oponerse frente a aquéllas marcas que incorporen el vocablo "BIO"
junto a otras expresiones que carezcan de fuerza distintiva.
La notoriedad de la marca, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004
(RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que
pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se
extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se
refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial
determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una
marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su
carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se
pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, no es susceptible de
invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los productos reivindicados.
Según se refiere en la sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002 (RC 1173/1995 ) la Entidad
Mercantil DANONE , S.A. recurrente no puede atribuirse en exclusiva la notoriedad del vocablo "BIO",
porque constituye un elemento denominativo de uso común perteneciente al dominio público que expresa la
cualidad del producto, y como se ha referido no es susceptible de apropiación en exclusiva por nadie, por lo
que la inscripción de la marca aspirante, en que no aparece como elemento identificador el término "
DANONE " evidencia que o se pretende el aprovechamiento de la fama y notoriedad de la que goza esta
empresa líder en la fabricación y comercialización de productos lácteos.
En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , el aprovechamiento indebido de la
reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas
confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o
que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores
pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios
diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama, sin que se pueda extender la
notoriedad de los productos que comercializa la empresa DANONE , S.A. a todas aquéllas marcas que
incorporen como signo distintivo el término "BIO".
Esta apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal,
como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 ,
"persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin
detenerse a examinar sus diferentes detalles", lo que evidencia la falta de riesgo de error o confusión.
Y debe señalarse que conforme es doctrina de esta Sala el artículo 13 c) de la Ley 32/1988 no puede
disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose
fundamentado por esta Sala que hay riesgo de asociación y riesgo de confusión entre las marcas
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confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.
Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de la Entidad Mercantil DANONE , S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de
2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 64/1998. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las
costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal
de la Entidad Mercantil DANONE , S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de 2002, dictada
en el recurso contencioso-administrativo 64/1998. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas
procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos
Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en
audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3275/2002
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Tipo de Resolución: Sentencia
Voces:
• PROPIEDAD INDUSTRIAL
• MARCAS INTERNACIONALES
• INSCRIPCION REGISTRAL
• PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES
Resumen:
MARCA "ELEA BIO" (GRÁFICA). ARTÍCULO 12.1 a) DE LA LEY DE MARCAS.
INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES Y GARANTÍA DE LA COMPETENCIA EMPRESARIAL. COMPATIBILIDAD DE
MARCAS: JUICIO DE RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD. VALORACIÓN DEL GRADO DE
SEMEJANZA DENOMINATIVA Y GRÁFICA. PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN ENTRE EL GRADO
DE SIMILITUD DE LAS MARCAS ENFRENTADAS Y LA SEPARACIÓN DE LOS ÁMBITOS
APLICATIVOS. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. RECURSO DE CASACIÓN: NATURALEZA
EXTRAORDINARIA: INTERDICCIÓN DE ALTERAR LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS
REALIZADOS POR LA SALA DE INSTANCIA. ARTÍCULO 13 c) LEY DE MARCAS. PROTECCIÓN
REGISTRAL REFORZADA DE LA MARCA NOTORIA. ARTÍCULO 1 LEY DE MARCAS.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Febrero de dos mil cinco.
VISTO el recurso de casación número 3275/2002, interpuesto por el Procurador D. José Manuel
Villasante García, en nombre y representación de Entidad Mercantil DANONE , S.A., con la asistencia de
Letrado, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo
64/1998 , seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de noviembre de
1997, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la resolución precedente de 21 de marzo de
1997, que concedió la marca internacional número 638.592 "ELEA BIO", para amparar productos de la clase
29, y la denegó para amparar productos de las clases 30 y 32 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha
sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del
Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 64/1998, la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 31
de enero de 2002 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLO: En atención a lo expuesto la Sala ha decidido
desestimar la demanda interpuesta por la entidad DANONE , S.A. contra las resoluciones de la Oficina
Española de Patentes y Marcas recogidas en el fundamento jurídico primero. Sin costas.».SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad DANONE ,
S.A. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de abril de 2002 que,
al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
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TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma
ante este Tribunal Supremo y, con fecha 31 de mayo de 2002, presentó escrito de interposición del recurso
de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el
siguiente SUPLICO: «Que tenga por presentado este escrito, con sus copias y el oportuno poder, se sirva
tener por formalizado en tiempo y forma, recurso de casación al amparo de la letra d) del apartado 1 del
artículo 88 Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley 29/1998 , contra la Sentencia
de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 31/01/02 , en el recurso contencioso nº 64/98 interpuesto contra la decisión que concedió la marca nº
638.592 "ELEA BIO" y, previa la tramitación legal pertinente, se sirva declarar admitido el recurso respecto a
los motivos en él indicados y, en su día, con estimación de dichos motivos, dictar sentencia casando la
Sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la
solicitud de la marca nº 638.592 "ELEA BIO" y comunicando dicha denegación a la OEPM.».
CUARTO.- La Sala, por providencia de fecha 5 de diciembre de 2003, admitió el recurso de casación.
QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 28 de enero de 2004 se acordó entregar copia del
escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito
presentado el día 3 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y
concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite
de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al
recurrente.».
SEXTO.- Por providencia de fecha 12 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al
Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8
de febrero de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de 2002
, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil DANONE , S.A.,
contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de noviembre de 1997, que
desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 21 de marzo 1997, que acordó
la concesión a la Entidad SOCIÉTÉ ANONYME DES MARCHÉS USINES-AUCHAN (S.A.M.U.-AUCHAN) de
la marca internacional número 638.592 "ELEA BIO" con gráfico, para distinguir los productos reivindicados
de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la denegación en las clases 30 y 32.
SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca
internacional aspirante número 638.592 "ELEA BIO" con gráfico, para productos de la clase 29, con la
marca internacional oponente número 213.645 "BIO", para productos de la clase 29, y con la marca nacional
oponente número 720.742 "BIO", que distingue productos de la clase 31, que se consideran suficientes para
que no se produzca confusión en el consumidor medio, en razón de la fuerza distintiva del vocablo "ELEA",
en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al apreciar
disparidades denominativa y gráfica, en la motivación que se advierte en los fundamentos jurídicos tercero y
cuarto en los siguientes términos:
«Es evidente, como ponen de manifiesto las tres partes de este proceso, la disparidad de
resoluciones tanto administrativas como judiciales que se han dictado en relación con la marca BIO
señalada y su posible legal convivencia con. otras más o menos parecidas: sin que pueda olvidarse
tampoco que el Tribunal Supremo en una reiterada doctrina (recogida en su reciente sentencia de 10 de
abril de 2001 dictada en el recurso de casación 520/1994 ) ha venido considerando que el vocablo BIO,
procedente del griego BIOS=VIDA, tiene naturaleza genérica, de uso común, por lo que es un término no
susceptible de ser apropiado por nadie en exclusiva.
Por lo que respecta a esta Sala y Sección nunca se ha cuestionado tal genericidad respecto al
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sentido etimológico de la palabra pero hemos manifestado en repetidas ocasiones que la marca BIO en el
sector de los productos lácteos ha alcanzado una amplia notoriedad; ahondado en el tema es preciso
señalar que, como ha quedado acreditado en virtud de la documental acompañada y de las sentencias
civiles facilitadas, la entidad DANONE , S.A. ha efectuado desde finales de los años ochenta una notable
inversión publicitaria hasta el punto de que la expresión "BIO" en el sector lácteo se asocia a un producto
lácteo fermentado con bífidus activo, y en este sentido no puede decirse en modo alguno que se trate de
aquel término genérico señalado por la Jurisprudencia; en todo caso será una indicación que hoy en día
sirve habitual o usualmente para designar un tipo de productos, pero esta realidad se debe a la actuación
empresarial de DANONE S.A., que sobre una marca solicitada en 1958 y concedida en 1978 sin que tuviera
entonces tal trascendencia, ha conseguido la notoriedad de que goza actualmente.
Además de lo dicho, compartimos el criterio manifestado por las Secciones tercera y cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sus sentencias de 30-1-99
(recurso 2088/95) y 20-10-98 ( 1565/96 ) respectivamente, en las que, tras señalar que la palabra BIO en
una raíz etimológicamente griega, significativa de vida, como tal genérica y por tanto no susceptible de
acaparación, se añade que, una vez inscrita en solitario, bajo la marca n° 213.645, " ninguna otra marca
puede reproducida también en solitario o, lo que es igual, . acompañada de una expresión o eslogan
prácticamente intranscendente en su efecto distintivo, puesto que no tendría eficacia dilusiva del significado
de la palabra repetida. A ello ha de añadirse, siguiendo la orientación jurisprudencial, la pauta de
comportamiento colectivo consistente en abreviar denominaciones compuestas reduciéndolas a su término
más significativo, que en este caso sería el vocablo BIO, que en su sola expresión tiene una gran notoriedad
que obliga a la más cuidadosa distancia distintiva".
Pues bien, esta misma doctrina ha llevado al Tribunal que suscribe a rechazar las marcas BlOCAO,
BIOCASE, COMME BIO, BI02 O BIOTRES, entre otras.
Lo expuesto debe ceñirse a la marca n° 213.645 para clase 29 (leche y otros productos lácteos), no a
la nº 720.792, clase 31, de la que no puede predicarse tal notoriedad.
Pues bien, frente a los antiguos arts. 124 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial que centraban
la prohibición de un registro nuevo en la identidad total fonética o gráfica con una marca anterior y hacían
servir la identidad de campo aplicativo sólo de elemento matizador en los casos de semejanza de los
aspectos acústico o visual, la actual normativa basa la interdicción de un nuevo signo no sólo en que sea
idéntico o semejante fonética o gráfica o conceptual mente con otro precedente, sino también en que los
productos o servicios a los que designe sean idénticos o similares, como se desprende del sentido literal del
art. 12.1. a) de la Ley de Marcas 32/88 ; en consecuencia, para rechazar un signo como nueva marca deben
concurrir las dos semejanzas o identidades; la gráfica, fonética o conceptual, que podríamos llamar
denominativa, y la aplicativa; sólo con que una de ellas no se aprecie, el nuevo signo deberá admitirse, se
observa así que la Ley vigente recoge un criterio más amplio y abierto que la anterior, facilitando la
accesibilidad registral en consonancia con el principio constitucional de libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado.
En definitiva de lo que se trata, en última instancia, es de evitar la coexistencia de signos que
induzcan a confusión al consumidor medio por el riesgo de asociación que conlleven, al poder hacer creer
que los productos que amparan provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas.
En el caso que contemplamos la marca concedida ELEA BIO, respecto de la marca BIO n° 720.742,
por más que los ámbitos aplicativos pudieran estar relacionados, guardan suficientes diferencias, pues el
diseño de la primera provoca una impresión en quien la observa que no produce en modo alguno la marca
"BIO", siendo prevalente el término "ELEA" dibujado a grandes rasgos y situado encima del "BIO", de forma
que es realmente aquel el que da carácter a la marca y le concede peculiaridad. La misma consideración
podemos hacer ,respecto de la marca n° 213.645. "BIO", pues si bien con esta se da coincidencia de ámbito
aplicativo, siguiendo la doctrina sentada en el fundamento tercero, las diferencias o disparidades se
consideran suficientes para que no se produzca confusión en el consumidor medio. Distinto será, como ya
hemos indicado en otras sentencias, que en la comercialización de la. marca "ELEA BIO" está se
reproduzca sobre los productos en un contexto que implique copia o imitación o evocación de la precedente
BIO, pero esta circunstancia es ajena a la que aquí nos ocupa (inscripción de signos en el Registro de la
Propiedad Industrial) y tiene su adecuado tratamiento en el art. 36 de la repetida Ley de Marcas , debiendo
dilucidarse ante la Jurisdicción Civil.».
TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.Centro de Documentación Judicial
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El recurso de casación se articula en dos motivos, exponiéndose en la formulación del primer motivo,
que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, que la sentencia de la
Sala de instancia infringe los artículos 1, 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas. La infracción del artículo 13 c)
de la Ley de Marcas descansa en la argumentación de que la Sala de instancia inaplica la prohibición
establecida en este precepto al no tomar en consideración que la marca internacional obstaculizadora
número 213.654 "BIO" goza de un gran conocimiento en el mercado y de reputación, según ha referido la
jurisprudencia de la Sala Primera y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Se aduce, además, en defensa de esta pretensión casacional, que la sentencia infringe el artículo
12.1 a) de la Ley de Marcas , al no apreciar la Sala la semejanza denominativa entre las marcas
enfrentadas, que presentan el mismo elemento común y principal "BIO" ni tomar en consideración las
semejanzas aplicativas concurrentes y de asociación, sobre el origen empresarial común de los productos
que distinguen, entre los consumidores.
En relación con la infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas , se alega que la marca aspirante
carece de la aptitud distintiva necesaria por cuanto no sirve para diferenciar sus productos de los que
distingue la marca prioritaria de titularidad de la Entidad Mercantil DANONE , S.A.
El segundo motivo de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , censura que la sentencia de la Sala de
instancia infringe la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate al desconocer la
doctrina jurisprudencial que emana de las sentencias de la jurisdicción civil que reconocen la notoriedad de
la marca internacional 213.645 "BIO", así como las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa
que deniegan la inscripción de las marcas que se aprecian incompatibles por utilizar el vocablo "BIO", las
sentencias que declaran inadmisibles las marcas que se limitan a añadir vocablos a marcas ya registradas y
las sentencias que establecen que cuando hay identidad aplicativa se impone un mayor rigor comparativo
entre las marcas en conflicto.CUARTO.- Sobre el primer y segundo motivos de casación.
Procede rechazar la prosperabilidad del primer y segundo motivos de casación articulados por
infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables, que por su conexión deben ser
examinados conjuntamente, porque cabe apreciar que la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recurrida, ha realizado una
interpretación aplicativa razonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ,
que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o
semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar
productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de
asociación de la marca anterior, que se revela conforme a la jurisprudencia de esta Sala.
Cabe compartir el criterio jurídico expresado por la sentencia recurrida que, del análisis comparativo
entre las marcas enfrentadas, desde una visión global o de conjunto, la marca aspirante número 638.592
"ELEA BIO" (con gráfico), que ampara productos de la clase 29 "huevos, leche, productos lácteos,
mantequilla, crema (productos lácteos), quesos, requesón, yogures; bebidas lácteas donde la leche
predomina, grasas comestibles, margarina, todos los productos incluidos en la agricultura biológica" (oeufs,
lait, produits laitiers, beurre, crème (produits laitiers); fromages; petit-lait, yaourts; boissons lactées où le lait
prédomine; graisses comestibles, margarine, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique), y las
marcas obstaculizadoras número 213.645 "BIO", que ampara productos de la clase 29 "leche y otros
productos lácteos", y con la marca nacional número 720.741 "BIO", de la clase 31, aprecia la relevancia
distintiva porque existen suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas por la utilización del
término "ELEA", acompañado de un grafismo característico, que distingue la marca aspirante.
La circunstancia de que las marcas controvertidas coincidan en la clase 29 y amparen productos
relacionados con el sector de los productos lácteos, no impide su convivencia pacífica ya que el grado de
diferenciación denominativa, fonética y gráfica compensa la coincidencia entre las áreas comerciales en que
se distribuyen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que
entre los consumidores relevantes, que adquieren productos lácteos y sus derivados, no pueda suscitarse
riesgo de confusión y de asociación sobre el origen empresarial común y la calidad de los productos
ofrecidos.
Debe recordarse a este respecto, como se refiere en la sentencia de 17 de diciembre de 2003 (RC
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11635/1998 ), que esta Sala ha rechazado reiteradamente la tesis de la falta de genericidad del término
"BIO", y ha ratificado su condición de signo marcario vinculado a otros vocablos o términos de conformidad
con el artículo 1 de la Ley de Marcas: «En numerosas sentencias hemos sostenido, en síntesis, que el
vocablo o partícula "BIO" (denomínese prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es
susceptible de apropiación por nadie de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de
fantasía que lo integren junto con otro u otros términos. El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo
ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "BIO" en cuanto tal, puede válidamente formar parte de
un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en
cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.».
La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ,
por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad
con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio
rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su
consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política
empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como
advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las
marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual
y relación en los campos aplicativos de los productos o servicios reivindicados, esta Sala no sólo atiende a
asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las
transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los
derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios,
permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia
empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque
debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la
apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales
aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en
relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un
carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de
semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples
y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan
casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza,
el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".
La conclusión que acoge la sentencia recurrida se revela conforme a la doctrina de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C.
553/1996 ), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en
las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador
de instancia por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:
«a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer
declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera
individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no
tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación
de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las
múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia
tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla
semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa
virtualidad.
b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la
que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la
que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y
semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.
c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la
presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas
cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar
el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .
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d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo
alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo
haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que
sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos».
La aplicación del principio de especialidad, que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del
Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición
general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista
identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente
solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los
que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya
registrado o solicitado", requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la
Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance
de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos,
que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para
fundamentar la pretensión de nulidad, que se resuelve en este supuesto de forma motivada en la sentencia
de la Sala de instancia sometida a revisión casacional.
La Sala ha aplicado en este supuesto razonablemente la prescripción establecida en el apartado c)
del artículo 13 de la Ley de Marcas , que refiere que no podrán registrarse como marcas los signos o
medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos medios registrales,
tendente a evitar el registro de marcas que pretendan obtener sin justa causa una ventaja desleal del
carácter distintivo de tales marcas, al apreciar que la notoriedad de la que goza la marca "BIO" de titularidad
registral de DANONE , S.A., sólo puede oponerse frente a aquéllas marcas que incorporen el vocablo "BIO"
junto a otras expresiones que carezcan de fuerza distintiva.
La notoriedad de la marca, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004
(RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que
pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se
extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se
refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial
determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una
marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su
carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se
pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, no es susceptible de
invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los productos reivindicados.
Según se refiere en la sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002 (RC 1173/1995 ) la Entidad
Mercantil DANONE , S.A. recurrente no puede atribuirse en exclusiva la notoriedad del vocablo "BIO",
porque constituye un elemento denominativo de uso común perteneciente al dominio público que expresa la
cualidad del producto, y como se ha referido no es susceptible de apropiación en exclusiva por nadie, por lo
que la inscripción de la marca aspirante, en que no aparece como elemento identificador el término "
DANONE " evidencia que o se pretende el aprovechamiento de la fama y notoriedad de la que goza esta
empresa líder en la fabricación y comercialización de productos lácteos.
En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas , el aprovechamiento indebido de la
reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas
confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o
que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores
pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios
diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama, sin que se pueda extender la
notoriedad de los productos que comercializa la empresa DANONE , S.A. a todas aquéllas marcas que
incorporen como signo distintivo el término "BIO".
Esta apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal,
como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 ,
"persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin
detenerse a examinar sus diferentes detalles", lo que evidencia la falta de riesgo de error o confusión.
Y debe señalarse que conforme es doctrina de esta Sala el artículo 13 c) de la Ley 32/1988 no puede
disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose
fundamentado por esta Sala que hay riesgo de asociación y riesgo de confusión entre las marcas
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confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.
Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de la Entidad Mercantil DANONE , S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de
2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 64/1998. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , procede imponer las
costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal
de la Entidad Mercantil DANONE , S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 31 de enero de 2002, dictada
en el recurso contencioso-administrativo 64/1998. Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas
procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos
Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en
audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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Sentencia Proceso Danone contra marca NESTLE SVELTESSE BIO CALCIO
Id Cendoj: 28079130032006100393
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 4404/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
MARCA 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO"Arts. 12.1.a), 13.c) y 30 Ley de
Marcas (1988)Marca "Bio"; Danone
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.404/2004, interpuesto por DANONE , S.A., representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 27 de febrero de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 481/2.000, sobre concesión de marca número 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr.
Abogado del Estado, y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo.ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2.004 , desestimatoria del recurso promovido por Danone , S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de junio de 1.999 y 27 de abril de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se acuerda la inscripción de la marca nº 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO", de tipo mixto,para productos de la clase 29 del nomenclátor, que había sido solicitada por Société des Produits Nestlé,S.A.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de marzo de 2.004 , al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento
de los litigantes.
TERCERO.- La representación procesal de Danone , S.A. compareció en forma en fecha 17 de mayo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que articula en los
siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas;
- 2º, por infracción del artículo 13.c) de la misma Ley , y
- 3º, por infracción del artículo 12.1.a), también de la Ley de Marcas.Centro de Documentación Judicial
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Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se revoque y deje sin efecto la recurrida,
dictando una nueva por la que se deniegue la concesión de la marca numero 2.158.999.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 29 de septiembre de 2.005.
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Société des Produits Nestlé, S.A., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimando el recurso y
confirmando la recurrida.
QUINTO.- Por providencia de fecha 14 de julio de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de diciembre de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Danone , S.A. combate en este recurso de casación la Sentencia de 27 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó la impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.158.999
"Nestlé Sveltesse Bio Calcio" para leche y productos lácteos, en la clase 29. La Oficina Española de Patentes y Marcas había concedido la citada marca frente a la oposición de la entidad recurrente, que oponía su marca prioritaria nº 213.645, marca internacional para diversos productos de la citada clase 29.La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio con los siguientes razonamientos:
"TERCERO.- El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por « Danone , SA», contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos
componentes denominativos figuraba el término «Bio», y que son las siguientes: sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002 , que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de
julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca «Biosoy» número 554.620, siendo recurrente «
Danone , SA», y recurrido «Nutritión & Soja, SA»; sentencia de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 1993/1994 sobre
marca «Bio Clesa» número ..., siendo recurrente « Danone , SA», y recurrido «Clesa, SA»; sentencia de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre
de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca «Biomiko» donde fue recurrente « Danone , SA» y recurrido «Helados y Congelados, SA»; sentencia de 10 de abril de 2002 que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca
«Clesabio», donde fue recurrente « Danone , SA» y recurrido «Clesa, SA»; sentencia de 26 de marzo de 2002 que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca «Byoclesa», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido
«Clesa, SA»; sentencia de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca «Biosport», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Unión Industrial y Agro-Ganadera, SA»; sentencia de 5 de
diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca «Kalise Bio Natural», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Interglas, SA»; sentencia de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca «Biofrinat», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrida la Administración del Estado; sentencia de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca «Bio Celgan», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Celgan, SA»; sentencia de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca «Bio Miko», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Helados y Congelados, SA»; sentencia de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca «Biolarsa», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Lacto Agrícola Rodríguez, SA»; sentencia de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal
Centro de Documentación Judicial 2 Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca «Bio Lilac», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido don José S.P.
En la sentencia de fecha 10 de abril de 2002 , referida a la marca Clesabio, para distinguir productos
de la clase 29 del nomenclator, se resuelve la sobre su compatibilidad con la marca aquí contrastada, número 213.645, Bio, de la clase 29, que ampara productos como la mantequilla, queso, leche, y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas y generalmente todas las grasas alimentarias de origen animal o vegetal, en la que se recoge que la genericidad del término bio ha sido declarada en numerosas sentencias, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre,
2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 14 de febrero, 26 de marzo de 2002 , entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elemento de uso común, perteneciente al dominio
público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva, y niega que la marca aspirante pretenda aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes Bio Danone y Bio, remitiendo a las sentencias de 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 14 de febrero de 2002.El juicio sobre signos distintivos que incluyan el término Bio ha de hacerse a partir de la premisa de que dicho vocablo puede válidamente formar parte del mismo y será el nuevo conjunto denominativo en su integridad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
En el caso de autos no cabe apreciar riesgo de confusión entre la marca Nestlé Sveltesse Bio Calcio y la marca oponente Bio, pese a ir referidas las dos a productos iguales o semejantes de la misma clase. En
la primera el término Bio aparece acompañado por la denominación Nestlé y los vocablos Sveltesse y Calcio, referidos al producto concreto, identificando y dando sustantividad propia a un conjunto denominativo que presenta una diferenciación gráfica y fonética suficiente con la marca ya inscrita, que excluye el riesgo de confusión.
Procede, pues, desestimar el recurso." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se articula mediante tres motivos formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . El primero de ellos se basa en la alegación de infracción del artículo
30 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por desconocer los derechos de su marca prioritaria. El segundo se funda en la supuesta infracción del artículo 13.c) de la referida Ley , por aprovechamiento indebido de la reputación de la marca opuesta. Finalmente, en el tercer motivo se alega la infracción del artículo 12.1.1) del mismo texto legal, por no otorgar una protección reforzada a una marca notoria.
SEGUNDO.- Sobre el primer motivo, relativo a los derechos derivados de la prioridad de la marca opuesta.
Aduce la parte actora en este motivo que la Sentencia impugnada ha vulnerado claramente el artículo 30 de la Ley de Marcas al afirmar que el término "bio" no es susceptible de ser apropiado por nadie, sino que puede legítimamente formar parte de un signo distintivo constituido por varios elementos, y que habrá que estar a la distintividad de ese nuevo conjunto. Entiende la recurrente que esta tesis supondría desconocer lo establecido en el precepto cuya infracción alega, que confiere al titular de una marca registrada el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, y la marca "bio" es una marca perfectamente válida respecto a la que no se ha dictado sentencia que declare su nulidad, por lo que debe recibir la protección que le brinda su registro.
El motivo no puede prosperar, porque la argumentación de la Sentencia recurrida que combate es correcta. En efecto, los derechos registrales de las marcas inscritas dan lugar a las prohibiciones relativas
contempladas en el artículo 12 de la Ley de Marcas , prohibiciones que en si mismas no impiden la utilización de elementos denominativos o gráficos previamente utilizados por otras marcas, sino sólo la de aquellos signos idénticos o semejantes que puedan originar confusión o asociación respecto de productos
idénticos o similares. Y, tal como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la susceptibilidad de una marca para originar confusión o asociación con otra debe evaluarse no por la sola utilización de un elemento común, sino por una visión de conjunto de las marcas opuestas, con valoración de todos los elementos que
puedan integrar los respectivos signos distintivos (Sentencias de 19 de noviembre de 2.004 -RC
6.407/2.001- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 2.618/1.99 9-).
En el caso de autos y tal como señala la Sentencia de instancia, el registro prioritario "bio" no impide la utilización del mismo en otra marca, dado su carácter genérico no apropiable por nadie que ya hemos tenido ocasión de señalar (entre otras muchas, Sentencia de 14 de abril de 2.005 -RC 5.640/2.002 -). Pero Centro de Documentación Judicial 3 incluso aunque no tuviera ese rasgo de genericidad, la prohibición relativa del artículo 12 sólo entraría en juego si la marca que lo incluyera ocasionase, en una visión de conjunto de todos sus elementos, denominativos y gráficos, riesgo de confusión o asociación con la marca prioritaria. Así las cosas, al excluir por completo la Sala de instancia en el fundamento de derecho transcrito dicho riesgo entre las marcas
opuestas en este litigio, no es posible rechazar el registro de la solicitada, sin que por ello se desconozcan los derechos registrales a los que se refiere el artículo 30 de la Ley de Marcas que la parte actora invoca.
TERCERO.- Sobre el segundo motivo, referido a la protección de la reputación de la marca prioritaria.
Alega la entidad recurrente en este motivo que la marca prioritaria es una marca reputada, y que el hecho de que el término "bio" pudiera ser genérico no impide que su utilización suponga el aprovechamiento indebido de la marca prioritaria. Dicho aprovechamiento indebido puede producirse, afirma la actora, incluso
aunque no exista riesgo de confusión o asociación entre las empresas titulares de las marcas respectivas.
Tampoco puede prosperar el motivo. Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, el aprovechamiento de la reputación ajena presupone inexcusablemente la existencia de una cierta semejanza que suponga un mínimo riesgo de confusión o de asociación entre las marcas o sus empresas titulares, ya que sólo a partir
de la posibilidad de confundir o asociar dos productos puede uno de ellos aprovecharse de la reputación del otro. En el caso de autos existe sin duda una cierta semejanza, el común uso del elemento "bio", pero la misma es insuficiente para generar algún riesgo de asociación, al determinar la Sala la que el impacto global de la marca solicitada, con todos sus elementos gráficos y denominativos, excluye la confusión o asociación de las marcas en litigio.
Así pues, aunque es cierto que el aprovechamiento de la reputación ajena es algo en sí mismo distinto de la posibilidad de confusión o de asociación, para que pueda darse tal aprovechamiento debe existir por lo menos algún riesgo de asociación que permita a una marca obtener en el consumidor una acogida mayor que la que hubiera tenido de no ser por la previa existencia de la marca prioritaria. De esta manera, la utilización del elemento "bio", que además es inapropiable, en el contexto de una marca mixta cuyo efecto global no origina su asociación con la prioritaria, no supone el aprovechamiento indebido que denuncia la empresa recurrente.
CUARTO.- Sobre el motivo tercero, relativo a la protección de la notoriedad.
Aduce la parte actora que se ha conculcado el citado precepto por no haber otorgado a la marca prioritaria un plus de protección como consecuencia de su notoriedad. Tiene razón la actora cuando afirma que la comparación respecto de una marca notoria requiere un mayor grado de rigor en la misma, aunque tal exigencia deriva más del artículo 13.c) de la Ley marcaria, como precepto en el que se protege la reputación de las marcas prioritarias, que del 12, cuyo objeto es evitar el riesgo de confusión o asociación en sí mismo considerado. Por ello, en realidad se trata de una alegación que reitera en sustancia lo examinado en el motivo anterior, ya que el mayor rigor en la comparación se justifica por la protección de las marcas notorias o renombradas exigido por el citado artículo 13.c) de la Ley de Marcas. En cualquier caso el motivo debe ser rechazado por las mismas razones vistas en el anterior fundamento de derecho. En efecto, una vez que la Sala de instancia ha excluido de una manera plena el riesgo de confusión o de asociación en una comparación entre marcas atendido el efecto unitario y conjunto
de las mismas, no puede existir perjuicio de la notoriedad de la marca prioritaria ni aprovechamiento de su reputación en tanto que tal marca notoria (entre otras, Sentencia de 20 de julio de 2.004 -RC 2.213/2.00 1-).
QUINTO.- Conclusión y costas.
Al no prosperar ninguno de los tres motivos debemos desestimar el recurso de casación, con imposición de las costas causadas a la parte que lo ha sostenido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Danone , S.A. contra la sentencia de 27 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 481/2.000 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Centro de Documentación Judicial4 Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez- Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.-El Magistrado Excmo. Sr. D. Óscar González González votó en Sala y no pudo firmar.-Fernando Ledesma Bartret.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D.
EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
Centro de Documentación Judicial 5
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 4404/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
MARCA 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO"Arts. 12.1.a), 13.c) y 30 Ley de
Marcas (1988)Marca "Bio"; Danone
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.404/2004, interpuesto por DANONE , S.A., representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 27 de febrero de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 481/2.000, sobre concesión de marca número 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr.
Abogado del Estado, y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo.ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2.004 , desestimatoria del recurso promovido por Danone , S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de junio de 1.999 y 27 de abril de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se acuerda la inscripción de la marca nº 2.158.999 "NESTLÉ SVELTESSE BIO CALCIO", de tipo mixto,para productos de la clase 29 del nomenclátor, que había sido solicitada por Société des Produits Nestlé,S.A.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de marzo de 2.004 , al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento
de los litigantes.
TERCERO.- La representación procesal de Danone , S.A. compareció en forma en fecha 17 de mayo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que articula en los
siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas;
- 2º, por infracción del artículo 13.c) de la misma Ley , y
- 3º, por infracción del artículo 12.1.a), también de la Ley de Marcas.Centro de Documentación Judicial
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Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se revoque y deje sin efecto la recurrida,
dictando una nueva por la que se deniegue la concesión de la marca numero 2.158.999.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 29 de septiembre de 2.005.
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Société des Produits Nestlé, S.A., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimando el recurso y
confirmando la recurrida.
QUINTO.- Por providencia de fecha 14 de julio de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de diciembre de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Danone , S.A. combate en este recurso de casación la Sentencia de 27 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó la impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.158.999
"Nestlé Sveltesse Bio Calcio" para leche y productos lácteos, en la clase 29. La Oficina Española de Patentes y Marcas había concedido la citada marca frente a la oposición de la entidad recurrente, que oponía su marca prioritaria nº 213.645, marca internacional para diversos productos de la citada clase 29.La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio con los siguientes razonamientos:
"TERCERO.- El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por « Danone , SA», contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos
componentes denominativos figuraba el término «Bio», y que son las siguientes: sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002 , que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de
julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca «Biosoy» número 554.620, siendo recurrente «
Danone , SA», y recurrido «Nutritión & Soja, SA»; sentencia de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 1993/1994 sobre
marca «Bio Clesa» número ..., siendo recurrente « Danone , SA», y recurrido «Clesa, SA»; sentencia de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre
de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca «Biomiko» donde fue recurrente « Danone , SA» y recurrido «Helados y Congelados, SA»; sentencia de 10 de abril de 2002 que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca
«Clesabio», donde fue recurrente « Danone , SA» y recurrido «Clesa, SA»; sentencia de 26 de marzo de 2002 que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca «Byoclesa», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido
«Clesa, SA»; sentencia de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca «Biosport», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Unión Industrial y Agro-Ganadera, SA»; sentencia de 5 de
diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca «Kalise Bio Natural», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Interglas, SA»; sentencia de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca «Biofrinat», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrida la Administración del Estado; sentencia de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca «Bio Celgan», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Celgan, SA»; sentencia de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca «Bio Miko», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Helados y Congelados, SA»; sentencia de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca «Biolarsa», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido «Lacto Agrícola Rodríguez, SA»; sentencia de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal
Centro de Documentación Judicial 2 Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca «Bio Lilac», donde fue recurrente « Danone , SA», y recurrido don José S.P.
En la sentencia de fecha 10 de abril de 2002 , referida a la marca Clesabio, para distinguir productos
de la clase 29 del nomenclator, se resuelve la sobre su compatibilidad con la marca aquí contrastada, número 213.645, Bio, de la clase 29, que ampara productos como la mantequilla, queso, leche, y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas y generalmente todas las grasas alimentarias de origen animal o vegetal, en la que se recoge que la genericidad del término bio ha sido declarada en numerosas sentencias, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre,
2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 14 de febrero, 26 de marzo de 2002 , entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elemento de uso común, perteneciente al dominio
público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva, y niega que la marca aspirante pretenda aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes Bio Danone y Bio, remitiendo a las sentencias de 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 14 de febrero de 2002.El juicio sobre signos distintivos que incluyan el término Bio ha de hacerse a partir de la premisa de que dicho vocablo puede válidamente formar parte del mismo y será el nuevo conjunto denominativo en su integridad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
En el caso de autos no cabe apreciar riesgo de confusión entre la marca Nestlé Sveltesse Bio Calcio y la marca oponente Bio, pese a ir referidas las dos a productos iguales o semejantes de la misma clase. En
la primera el término Bio aparece acompañado por la denominación Nestlé y los vocablos Sveltesse y Calcio, referidos al producto concreto, identificando y dando sustantividad propia a un conjunto denominativo que presenta una diferenciación gráfica y fonética suficiente con la marca ya inscrita, que excluye el riesgo de confusión.
Procede, pues, desestimar el recurso." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se articula mediante tres motivos formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . El primero de ellos se basa en la alegación de infracción del artículo
30 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por desconocer los derechos de su marca prioritaria. El segundo se funda en la supuesta infracción del artículo 13.c) de la referida Ley , por aprovechamiento indebido de la reputación de la marca opuesta. Finalmente, en el tercer motivo se alega la infracción del artículo 12.1.1) del mismo texto legal, por no otorgar una protección reforzada a una marca notoria.
SEGUNDO.- Sobre el primer motivo, relativo a los derechos derivados de la prioridad de la marca opuesta.
Aduce la parte actora en este motivo que la Sentencia impugnada ha vulnerado claramente el artículo 30 de la Ley de Marcas al afirmar que el término "bio" no es susceptible de ser apropiado por nadie, sino que puede legítimamente formar parte de un signo distintivo constituido por varios elementos, y que habrá que estar a la distintividad de ese nuevo conjunto. Entiende la recurrente que esta tesis supondría desconocer lo establecido en el precepto cuya infracción alega, que confiere al titular de una marca registrada el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, y la marca "bio" es una marca perfectamente válida respecto a la que no se ha dictado sentencia que declare su nulidad, por lo que debe recibir la protección que le brinda su registro.
El motivo no puede prosperar, porque la argumentación de la Sentencia recurrida que combate es correcta. En efecto, los derechos registrales de las marcas inscritas dan lugar a las prohibiciones relativas
contempladas en el artículo 12 de la Ley de Marcas , prohibiciones que en si mismas no impiden la utilización de elementos denominativos o gráficos previamente utilizados por otras marcas, sino sólo la de aquellos signos idénticos o semejantes que puedan originar confusión o asociación respecto de productos
idénticos o similares. Y, tal como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la susceptibilidad de una marca para originar confusión o asociación con otra debe evaluarse no por la sola utilización de un elemento común, sino por una visión de conjunto de las marcas opuestas, con valoración de todos los elementos que
puedan integrar los respectivos signos distintivos (Sentencias de 19 de noviembre de 2.004 -RC
6.407/2.001- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 2.618/1.99 9-).
En el caso de autos y tal como señala la Sentencia de instancia, el registro prioritario "bio" no impide la utilización del mismo en otra marca, dado su carácter genérico no apropiable por nadie que ya hemos tenido ocasión de señalar (entre otras muchas, Sentencia de 14 de abril de 2.005 -RC 5.640/2.002 -). Pero Centro de Documentación Judicial 3 incluso aunque no tuviera ese rasgo de genericidad, la prohibición relativa del artículo 12 sólo entraría en juego si la marca que lo incluyera ocasionase, en una visión de conjunto de todos sus elementos, denominativos y gráficos, riesgo de confusión o asociación con la marca prioritaria. Así las cosas, al excluir por completo la Sala de instancia en el fundamento de derecho transcrito dicho riesgo entre las marcas
opuestas en este litigio, no es posible rechazar el registro de la solicitada, sin que por ello se desconozcan los derechos registrales a los que se refiere el artículo 30 de la Ley de Marcas que la parte actora invoca.
TERCERO.- Sobre el segundo motivo, referido a la protección de la reputación de la marca prioritaria.
Alega la entidad recurrente en este motivo que la marca prioritaria es una marca reputada, y que el hecho de que el término "bio" pudiera ser genérico no impide que su utilización suponga el aprovechamiento indebido de la marca prioritaria. Dicho aprovechamiento indebido puede producirse, afirma la actora, incluso
aunque no exista riesgo de confusión o asociación entre las empresas titulares de las marcas respectivas.
Tampoco puede prosperar el motivo. Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, el aprovechamiento de la reputación ajena presupone inexcusablemente la existencia de una cierta semejanza que suponga un mínimo riesgo de confusión o de asociación entre las marcas o sus empresas titulares, ya que sólo a partir
de la posibilidad de confundir o asociar dos productos puede uno de ellos aprovecharse de la reputación del otro. En el caso de autos existe sin duda una cierta semejanza, el común uso del elemento "bio", pero la misma es insuficiente para generar algún riesgo de asociación, al determinar la Sala la que el impacto global de la marca solicitada, con todos sus elementos gráficos y denominativos, excluye la confusión o asociación de las marcas en litigio.
Así pues, aunque es cierto que el aprovechamiento de la reputación ajena es algo en sí mismo distinto de la posibilidad de confusión o de asociación, para que pueda darse tal aprovechamiento debe existir por lo menos algún riesgo de asociación que permita a una marca obtener en el consumidor una acogida mayor que la que hubiera tenido de no ser por la previa existencia de la marca prioritaria. De esta manera, la utilización del elemento "bio", que además es inapropiable, en el contexto de una marca mixta cuyo efecto global no origina su asociación con la prioritaria, no supone el aprovechamiento indebido que denuncia la empresa recurrente.
CUARTO.- Sobre el motivo tercero, relativo a la protección de la notoriedad.
Aduce la parte actora que se ha conculcado el citado precepto por no haber otorgado a la marca prioritaria un plus de protección como consecuencia de su notoriedad. Tiene razón la actora cuando afirma que la comparación respecto de una marca notoria requiere un mayor grado de rigor en la misma, aunque tal exigencia deriva más del artículo 13.c) de la Ley marcaria, como precepto en el que se protege la reputación de las marcas prioritarias, que del 12, cuyo objeto es evitar el riesgo de confusión o asociación en sí mismo considerado. Por ello, en realidad se trata de una alegación que reitera en sustancia lo examinado en el motivo anterior, ya que el mayor rigor en la comparación se justifica por la protección de las marcas notorias o renombradas exigido por el citado artículo 13.c) de la Ley de Marcas. En cualquier caso el motivo debe ser rechazado por las mismas razones vistas en el anterior fundamento de derecho. En efecto, una vez que la Sala de instancia ha excluido de una manera plena el riesgo de confusión o de asociación en una comparación entre marcas atendido el efecto unitario y conjunto
de las mismas, no puede existir perjuicio de la notoriedad de la marca prioritaria ni aprovechamiento de su reputación en tanto que tal marca notoria (entre otras, Sentencia de 20 de julio de 2.004 -RC 2.213/2.00 1-).
QUINTO.- Conclusión y costas.
Al no prosperar ninguno de los tres motivos debemos desestimar el recurso de casación, con imposición de las costas causadas a la parte que lo ha sostenido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Danone , S.A. contra la sentencia de 27 de febrero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 481/2.000 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Centro de Documentación Judicial4 Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez- Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.-El Magistrado Excmo. Sr. D. Óscar González González votó en Sala y no pudo firmar.-Fernando Ledesma Bartret.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D.
EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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Sentencia Proceso Danone contra marca BIO LIFE
Id Cendoj: 28079130032005100162
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3240/2002
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
Voces:
• PROPIEDAD INDUSTRIAL
• INSCRIPCION REGISTRAL
• MARCASResumen:
Concesión inscripción marca nº 638.100 "BIO LIFE", con gráfico. DANONE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 3240/2002, interpuesto por la Entidad DANONE , S.A., representada por el Procurador Don José Manuel Villasante García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 96/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en fecha 31 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 65/1998 , sobre concesión de inscripción de la marca internacional nº 638.100 "BIO LIFE", con gráfico; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando
el recurso promovido por la Entidad DANONE , S.A., contra la resolución de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 1997, desestimada en recurso ordinario interpuesto contra
otra de 14 de marzo de 1997, que concedió la inscripción de la marca internacional nº 638.100 "BIO LIFE",
con gráfico, para designar productos de las clases 3ª, 5ª, 24ª, 25ª, 29ª, 30ª y 31ª del Nomenclátor
internacional.SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito
preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de
fecha 22 de abril de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente ( DANONE , S.A.) compareció en tiempo y forma
ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de mayo de 2002, el escrito de interposición del recurso
de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto
de debate, infracción de los artículos 13.c), 12.1.a) y 1 de la Ley 32/88 , de Marcas, y jurisprudencia
aplicable.Terminando por suplicar se sirva declarar admitido el recurso respecto a los motivos en él indicados y, Centro de Documentación Judicial 1 en su día, con estimación de dichos motivos, dictar sentencia casando la recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de la marca nº 638.100 "BIO LIFE" y comunicando dicha denegación a la OEPM.
CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 10 de diciembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 2 de febrero de 2004 entregar copia del escrito de
formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito
de fecha 9 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara
sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
QUINTO.- Mediante providencia de fecha 10 de noviembre de 2004 se señaló para la votación y fallo
del presente recurso contencioso administrativo el día 8 de febrero de 2005, dictándose otra de fecha 24 de
enero de 2005, en la que por enfermedad del ponente, se suspende el señalamiento acordado.
SEXTO.- Por providencia de fecha 10 de febrero de 2005 se designa Magistrado Ponente al Excmo.
Sr. Don Óscar González González, y se señaló para la votación y fallo del presente recurso
contencioso-administrativo el día 10 de mayo del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto de este recurso la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto
por la entidad DANONE S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la
marca nº 638.100 "BIO LIFE Internacional by Holland", con gráfico, para determinados productos de la clase
29 -frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas-, y en la clase 31 -productos agrícolas, hortícolas,
forestales y granos no comprendidos en otras clases-.
El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:
[...] "Conforme al criterio expuesto procede rechazar de entrada la oposición formulada en virtud de la
marca núm. 213.645 pues la disparidad de productos es evidente por lo que difícilmente se puede producir
un efecto de asociación; ello al margen de las diferencias que hemos llamado denominativas, cuyo análisis
se efectuará de forma conjunta con la siguiente marca alegada; así, respecto de la núm. 720.742 (frutas
frescas de la clase 31), pese a existir identidad aplicativa con la concedida en su misma clase, no puede
dejar de apreciarse una más que suficiente disparidad en los grafismos de cada signo, de manera que
frente al simplemente denominativo "BIO" de la parte actora, el discutido se compone fundamentalmente de
dos palabras, "BIO" a la izquierda y "LIFE" a la derecha, ésta última en trazos más gruesos que le hacen dar
la impresión de ser también más largos que los de BIO, de forma que el vocablo "LIFE" destaca y sobresale
sobre "BIO", y además, encima de ellas pero dibujada sobre el término "LIFE", la figura de una gimnasta o
corredora que conforma con aquéllas una composición triangular que no resulta confundible con la
simplemente denominativa BIO, sin que podamos olvidar que la notoriedad alcanzada por la marca BIO,
alegada por la demandante y reconocida por este Tribunal en diversas sentencias, se ciñe a su marca núm.
217.645 para productos lácteos, pero no puede predicarse en el sector de las frutas y hortalizas.Por último, en cuanto a la marca núm. 1.329.809 para productos de la clase 29, (frutas y legumbres
en conserva, secas y cocidas), consistente en un boceto o silueta de una figura femenina que, según la
descripción de la marca, simula estar bailando, con cuatro trazos de distintos colores (rojo, morado, rojo y
verde), por más que existe coincidencia aplicativa, las diferencias de conjunto son tan notables respecto de
la BIO LIFE y gráfico concedida, que no se aprecia riesgo de evocación de una por la otra, por lo que
también este motivo de impugnación debe ser rechazado.
Debemos hacer constar que no hemos hecho referencia a la expresión "Internacional by Holland" que
acompaña a la marca concedida por la Oficina Registral, porque dado lo diminuto de su grafía puede
considerarse que no añade ni resta fuerza distintiva al signo inscrito, siendo intranscendente a los efectos
que nos ocupan">>.Frente a esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos
transcritos en los antecedentes.
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2
SEGUNDO.- El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se
produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes
circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre
comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios
idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada
por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca
renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba
permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se
produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados
son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales,
tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la
marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la
marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una
verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las
representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los
diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor
aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el
consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o
asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o
relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de
incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues
difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama
de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y
productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen
en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en
orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que
usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y
variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las
sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino
porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una
valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala.
Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la
definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -
sentencias, entre otras, de fechas 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005
-.
No se observa que en el presente caso el Tribunal de Instancia haya incurrido en error o arbitrariedad.
Como se ha dicho por esta Sala en la sentencia de 24/11/2003 , en relación con el vocablo "bio":
[...] "la determinación de la genericidad de ese vocablo "es una cuestión de hecho que la Sala no
puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia".
Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las
más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de
diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002 ; entendiendo dichas sentencias que se trata de
genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no
susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva".
Bastaría remitirse a este bloque jurisprudencial detallado en la sentencia de 20 de febrero de 2003
para desestimar el motivo de casación, bloque que es conocido por el recurrente al haber intervenido en los
recursos que dieron lugar a él. En relación con el caso actual al no ser apropiable el término "bio", toda la
incidencia de la cuestión debe recaer sobre la capacidad diferenciadora que se otorga al otro elemento del
signo solicitado -"life"- el que por si mismo tiene potencia distintiva, debiendo prevalecer en este aspecto la
apreciación realizada por el Tribunal de instancia, sin que pueda ser sustituida en casación, cuando, como
ocurre en el presente caso, no se aprecia error o irracionalidad en la comparación.
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Sentada la anterior premisa, todos los demás argumentos deben decaer. No puede atribuirse
notoriedad partiendo del vocablo BIO, ya que al no ser susceptible de apropiación por nadie puede formar
parte de cualquier marca, como de hecho así ocurre con las siguientes inscritas en el Registro: BIOMINOL,
BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET,
BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amén de otras más en las que aparece el término BIO,
que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del
recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un
crédito y fama que no le corresponde.Esta innumerable utilización va a permitir que el consumidor de productos "bio" sepa diferenciarlos
parándose a examinar los otros elementos componentes del signo, por lo que no se producirá la confusión
que aventura el recurrente. La contemplación integral va a desatar en la mente de esas personas la
representación en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, procedencia de los dos productos,
distinguiéndolos plenamente, con lo que se cumple las exigencias que imponen el artículo 1º de la Ley de
Marcas 32/88 .
TERCERO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas
del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
FALLAMOS
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº
3240/2002, interpuesto por la Entidad DANONE , S.A., contra la sentencia nº 96/2002 dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha
31 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 65/1998 ; con condena a la parte recurrente en las costas del
mismo.Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su
fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la
Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3240/2002
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
Voces:
• PROPIEDAD INDUSTRIAL
• INSCRIPCION REGISTRAL
• MARCASResumen:
Concesión inscripción marca nº 638.100 "BIO LIFE", con gráfico. DANONE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 3240/2002, interpuesto por la Entidad DANONE , S.A., representada por el Procurador Don José Manuel Villasante García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 96/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en fecha 31 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 65/1998 , sobre concesión de inscripción de la marca internacional nº 638.100 "BIO LIFE", con gráfico; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando
el recurso promovido por la Entidad DANONE , S.A., contra la resolución de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de fecha 17 de noviembre de 1997, desestimada en recurso ordinario interpuesto contra
otra de 14 de marzo de 1997, que concedió la inscripción de la marca internacional nº 638.100 "BIO LIFE",
con gráfico, para designar productos de las clases 3ª, 5ª, 24ª, 25ª, 29ª, 30ª y 31ª del Nomenclátor
internacional.SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito
preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de
fecha 22 de abril de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente ( DANONE , S.A.) compareció en tiempo y forma
ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de mayo de 2002, el escrito de interposición del recurso
de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto
de debate, infracción de los artículos 13.c), 12.1.a) y 1 de la Ley 32/88 , de Marcas, y jurisprudencia
aplicable.Terminando por suplicar se sirva declarar admitido el recurso respecto a los motivos en él indicados y, Centro de Documentación Judicial 1 en su día, con estimación de dichos motivos, dictar sentencia casando la recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de la marca nº 638.100 "BIO LIFE" y comunicando dicha denegación a la OEPM.
CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 10 de diciembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 2 de febrero de 2004 entregar copia del escrito de
formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito
de fecha 9 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara
sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
QUINTO.- Mediante providencia de fecha 10 de noviembre de 2004 se señaló para la votación y fallo
del presente recurso contencioso administrativo el día 8 de febrero de 2005, dictándose otra de fecha 24 de
enero de 2005, en la que por enfermedad del ponente, se suspende el señalamiento acordado.
SEXTO.- Por providencia de fecha 10 de febrero de 2005 se designa Magistrado Ponente al Excmo.
Sr. Don Óscar González González, y se señaló para la votación y fallo del presente recurso
contencioso-administrativo el día 10 de mayo del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto de este recurso la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto
por la entidad DANONE S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la
marca nº 638.100 "BIO LIFE Internacional by Holland", con gráfico, para determinados productos de la clase
29 -frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas-, y en la clase 31 -productos agrícolas, hortícolas,
forestales y granos no comprendidos en otras clases-.
El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:
[...] "Conforme al criterio expuesto procede rechazar de entrada la oposición formulada en virtud de la
marca núm. 213.645 pues la disparidad de productos es evidente por lo que difícilmente se puede producir
un efecto de asociación; ello al margen de las diferencias que hemos llamado denominativas, cuyo análisis
se efectuará de forma conjunta con la siguiente marca alegada; así, respecto de la núm. 720.742 (frutas
frescas de la clase 31), pese a existir identidad aplicativa con la concedida en su misma clase, no puede
dejar de apreciarse una más que suficiente disparidad en los grafismos de cada signo, de manera que
frente al simplemente denominativo "BIO" de la parte actora, el discutido se compone fundamentalmente de
dos palabras, "BIO" a la izquierda y "LIFE" a la derecha, ésta última en trazos más gruesos que le hacen dar
la impresión de ser también más largos que los de BIO, de forma que el vocablo "LIFE" destaca y sobresale
sobre "BIO", y además, encima de ellas pero dibujada sobre el término "LIFE", la figura de una gimnasta o
corredora que conforma con aquéllas una composición triangular que no resulta confundible con la
simplemente denominativa BIO, sin que podamos olvidar que la notoriedad alcanzada por la marca BIO,
alegada por la demandante y reconocida por este Tribunal en diversas sentencias, se ciñe a su marca núm.
217.645 para productos lácteos, pero no puede predicarse en el sector de las frutas y hortalizas.Por último, en cuanto a la marca núm. 1.329.809 para productos de la clase 29, (frutas y legumbres
en conserva, secas y cocidas), consistente en un boceto o silueta de una figura femenina que, según la
descripción de la marca, simula estar bailando, con cuatro trazos de distintos colores (rojo, morado, rojo y
verde), por más que existe coincidencia aplicativa, las diferencias de conjunto son tan notables respecto de
la BIO LIFE y gráfico concedida, que no se aprecia riesgo de evocación de una por la otra, por lo que
también este motivo de impugnación debe ser rechazado.
Debemos hacer constar que no hemos hecho referencia a la expresión "Internacional by Holland" que
acompaña a la marca concedida por la Oficina Registral, porque dado lo diminuto de su grafía puede
considerarse que no añade ni resta fuerza distintiva al signo inscrito, siendo intranscendente a los efectos
que nos ocupan">>.Frente a esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos
transcritos en los antecedentes.
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SEGUNDO.- El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se
produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes
circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre
comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios
idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada
por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca
renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba
permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se
produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados
son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales,
tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la
marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la
marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una
verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las
representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los
diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor
aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el
consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o
asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o
relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de
incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues
difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama
de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y
productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen
en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en
orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que
usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y
variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las
sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino
porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una
valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala.
Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la
definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -
sentencias, entre otras, de fechas 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005
-.
No se observa que en el presente caso el Tribunal de Instancia haya incurrido en error o arbitrariedad.
Como se ha dicho por esta Sala en la sentencia de 24/11/2003 , en relación con el vocablo "bio":
[...] "la determinación de la genericidad de ese vocablo "es una cuestión de hecho que la Sala no
puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia".
Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las
más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de
diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002 ; entendiendo dichas sentencias que se trata de
genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no
susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva".
Bastaría remitirse a este bloque jurisprudencial detallado en la sentencia de 20 de febrero de 2003
para desestimar el motivo de casación, bloque que es conocido por el recurrente al haber intervenido en los
recursos que dieron lugar a él. En relación con el caso actual al no ser apropiable el término "bio", toda la
incidencia de la cuestión debe recaer sobre la capacidad diferenciadora que se otorga al otro elemento del
signo solicitado -"life"- el que por si mismo tiene potencia distintiva, debiendo prevalecer en este aspecto la
apreciación realizada por el Tribunal de instancia, sin que pueda ser sustituida en casación, cuando, como
ocurre en el presente caso, no se aprecia error o irracionalidad en la comparación.
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Sentada la anterior premisa, todos los demás argumentos deben decaer. No puede atribuirse
notoriedad partiendo del vocablo BIO, ya que al no ser susceptible de apropiación por nadie puede formar
parte de cualquier marca, como de hecho así ocurre con las siguientes inscritas en el Registro: BIOMINOL,
BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET,
BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amén de otras más en las que aparece el término BIO,
que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del
recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un
crédito y fama que no le corresponde.Esta innumerable utilización va a permitir que el consumidor de productos "bio" sepa diferenciarlos
parándose a examinar los otros elementos componentes del signo, por lo que no se producirá la confusión
que aventura el recurrente. La contemplación integral va a desatar en la mente de esas personas la
representación en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, procedencia de los dos productos,
distinguiéndolos plenamente, con lo que se cumple las exigencias que imponen el artículo 1º de la Ley de
Marcas 32/88 .
TERCERO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas
del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
FALLAMOS
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº
3240/2002, interpuesto por la Entidad DANONE , S.A., contra la sentencia nº 96/2002 dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha
31 de enero de 2002, recaída en el recurso nº 65/1998 ; con condena a la parte recurrente en las costas del
mismo.Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su
fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la
Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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